최자영 ECM특허법률사무소 변리사
과거, 개인이 발명자이면서 동시에 출원인인 형태에서, 현재는 기업, 대학교, 공공기관, 국가, 지방자치단체(이하 ‘사용자등’이라 함)에 속해 있는 개인(이하‘종업원등’이라 함)이 직무발명을 완성하게 되면, 사용자등에게 직무발명에 대한 권리를 승계하고, 기업이나 기관(사용자등)의 이름으로 특허출원하면서, 발명자로서 이름이 게재되는 형태가 대부분입니다.
이러한 직무발명의 경우, 발명의 귀속관계나 이에 대한 보상이 문제가 되고 있는데, 경제적 약자인 종업원등을 보호하면서 발명활동을 직·간접으로 지원한 사용자등의 이익도 함께 고려하기 위하여, 권리의 귀속관계를 명확히 하면서 종업원등에게 발명활동을 장려하고자 직무발명에 대한 보상규정이 발명진흥법으로 통합되면서, 보다 체계적이고 통일적으로 규율되고 있습니다.
발명진흥법은 직무발명에 대한 보상규정을 발명진흥법 제15조와 제16조에 규정하고 있습니다. 발명진흥법 제15조 제1항은『종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.』고 규정하고 있어, 직무발명을 완성한 종업원등은 정당한 보상을 받을 권리가 있으며, 사용자등은 종업원등에게 정당한 보상을 할 의무가 있습니다.
또한, 발명진흥법 제16조는 『사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.』고 규정하고 있어, 사용자등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 뒤 출원을 하지 않거나 출원을 포기 또는 취하한 경우에도 해당 종업원등에게 정당한 보상을 해야 하는 의무가 있습니다.
이러한 종업원등에게 인정되는 정당한 보상금을 받을 권리는 직무발명에 해당하는 경우에 인정됩니다. 그렇다면, 직무발명은 어떤 경우에 성립할까요? 이하에서는 직무발명의 인정요건에 대하여 살펴보겠습니다.
종업원등의 발명에는 ① 직무발명, ② 종업원등의 직무와는 무관하나, 사용자등의 업무와는 관련성이 있는 발명인 업무발명, ③ 종업원등의 직무 및 사용자등의 업무와 무관한 발명인 자유발명이 있습니다. 여기서, 업무발명과 자유발명의 경우는 직무발명제도에 의해서 규율되지 않으므로 일반적인 발명과 동일하게 취급하면 됩니다.
그렇다면 직무발명은 어떻게 판단할까요? 종업원등의 직무발명에 해당하는 경우에만 발명의 완성사실을 사용자등에게 알려야 하고, 발명진흥법에서 규정하는 보상규정이 적용되기 때문에 이에 대한 구별은 매우 중요합니다.
발명진흥법 제2조 제2호에 따르면, 『“직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.』고 규정하고 있습니다.
가) 종업원등의 직무에 관한 발명일 것
㉠‘종업원등’은 고용계약에 의해 타인의 사업에 종사하는 자를 말합니다. 종업원뿐만 아니라 법인의 임원, 공무원도 이에 해당됩니다. 상근과 비상근을 가리지 않으며 임시직원도 종업원에 해당하지만, 고용관계는 반드시 존재하여야 합니다. ㉡‘직무’는 사용자등의 요구에 응해 업무수행을 담당하는 직책상의 임무를 말합니다.
나) 사용자등의 업무범위에 속하는 발명일 것
㉠‘사용자등’이란 일반적으로 회사를 말하지만, 타인을 고용하여 업무를 시키는 개인, 법인, 국가나 지방자치단체를 의미합니다. ㉡‘업무범위’란 사용자등이 수행하는 사업범위를 말합니다. 법인의 경우 정관에 구체적으로 기재한 사업범위로 한정해야 한다는 의견도 있으나, 넓게 해석하여 사업수행상 직접 관계가 있는 발명은 모두 업무범위에 속한다고 보는 것이 일반적인 입장입니다.
다) 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것
㉠ 발명을 의도했는지 여부와 상관없이 직무발명은 성립하지만, 발명을 하는 것이 종업원등의 직무가 아닌 경우는 직무발명이라고 할 수 없습니다(예: 일반사무직 직원이 한 발명). ㉡ 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것이라 함은 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 의미합니다(대법원 1991.12.27. 선고 91후1113 판결).
한편 우리나라는 직무발명보상이 우수한 기업에 대하여 혜택을 부여하고 있습니다.
일반적으로 기업이나 기관 등(사용자등)에서 실시하고 있는 종업원등의 직무발명에 대한 대가(보상)의 종류로는 발명보상, 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상, 출원유보보상 등이 있으나, 보상금의 종류 및 보상금액 등은 회사(사용자등) 내부 규정에 근거하여 정하거나, 또는 사용자등과 종업원등의 협의에 의해 정해지고 있습니다.
종업원등이 사용자등으로부터 지급받은 특허･실용신안에 관한 직무발명보상금은 소득세법 제12조에 의하여 소득세가 면제되는데, 소득세법 제12조 제5호 라목은『종업원이 ｢발명진흥법｣ 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.』고 규정하고 있습니다. 또한, 사용자등에게는 보상금으로 지출한 금액에 대해서 조세특례제한법 제10조에 따라 세액공제의 혜택이 부여되고 있습니다.
또한, 특허청과 한국발명진흥회는 직무발명보상 우수기업 인증제를 실시하고 있는데, 직무발명보상을 모범적으로 실시하는 중소·중견기업을 “직무발명보상 우수기업”으로 인증하고 인증을 받은 기업에게 인센티브를 제공하는 제도를 두고 있습니다.
이러한 직무발명보상 우수기업 선정과 혜택(인센티브)에 대해서, 발명진흥법 제11조의 2 제1항은『정부는 직무발명보상제도의 활성화를 위하여 직무발명보상 우수기업을 선정하고 필요한 지원을 할 수 있다.』고 규정하고 있으며, 발명진흥법 시행령 제6조의 6 제2항은『직무발명 우수기업 인증을 신청한 기업은 1) 직무발명 보상계약 또는 규정(승계절차, 보상절차, 이의신청·심의·조정 또는 중재 포함)을 보유할 것, 2) 최근 2년 이내에 직무발명 보상 사실이 있을 것, 3) 중소기업 또는 중견기업에 해당하는 경우에 선정될 수 있다.』고 규정하고 있습니다.
또한, 발명진흥법 시행령 6조의 6 제4항은『선정된 직무발명보상 우수기업에 대해서는 1) 특허, 실용신안, 디자인 우선심사 대상, 2) 특허료, 실용신안등록료, 디자인등록료 감면 3) 행정적·재정적 지원 사업(정부 지원사업 신청시 가점부여 등)을 지원한다』고 규정하고 있습니다.
이러한 규정을 통해, 직무발명보상제도 도입을 촉진하고, 직무발명에 대한 기업의 자발적인 보상문화 정착 및 사전 분쟁 예방 그리고 직무발명을 통한 기업의 기술경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.
다음으로 직무발명과 관련된 보상 및 소송 사례를 살펴보면, 발명자의 기여율을 산정할 때, 특허출원 의뢰서(권리승계합의서에 기재된 지분)에 기재된 지분율에 구속되는지 여부를 판단한 사례가 있습니다. 통신 관련 특허(특허 제10-0925439호)에 대하여 회사(피고)가 라이센스를 주어서 실시료를 받은 경우인데, 원고(종업원)는 출원의뢰서에 기재된 바에 따라, 발명의 완성에 따른 지분율(50%)에 따른 보상금액의 지급을 주장하였으며, 피고(사용자)는 발명자 기여율 산정 시, 출원 당시 출원의뢰서에 기재한 지분율 50%에 구속되는 것이 아니라, 기타 제반 사정을 고려하여 실질적인 기여율을 산정해야 한다고 주장하였습니다.
이 사건에서, 법원은 특허출원 당시 제출하는 출원의뢰서에 기재된 대로 발명자 기여율이 산정되는 것이 아니라, 기타 제반 사정을 종합하여 실질적으로 공동발명자 사이의 기여율을 산정해야 한다는 취지로 판시하였습니다(서울고등법원 2015.10.1. 선고 2014나2051082 판결).
구체적으로, 직무발명보상금은 아래의 계산식에 의해 산정되는데,
“직무발명 보상금 = 이 사건 발명에 의하여 피고(회사)가 얻을 이익 × 공동발명의 경우 각 발명자의 기여율 × 이 사건 발명의 완성에 대한 발명자 공헌도”
이 사건에서 ① 사용자의 이익: 6,650,000,000원, ② 발명자 기여율: 60% ③ 발명자 공헌도: 제반 사정을 종합하여 5%로 인정하여, 직무발명 보상액 = 6,650,000,000 × 0.6 × 0.05 = 199,500,000 원을 인정하였습니다.
현재, 보상액과 관련하여, 사용자등과 종업원등 사이에 분쟁이 증가하고 있습니다. 이러한 분쟁의 발단은 직무발명에 대한 종업원등의 공헌도에 비해서, 종업원등에게 인정되는 보상액은 적은데, 사용자등이 얻을 이익이 상대적으로 많다고 생각하기 때문입니다. 이러한 직무발명의 보상액과 관련된 분쟁을 사전에 예방하기 위해서는 사용자등(회사)은 발명자(종업원등)을 이해하고, 사용자등과 종업원등이 서로 이해와 신뢰를 기반으로 협의를 함으로써 보상액을 정하는 것이 필요하다고 생각됩니다.
