김동일 특허법인 아이피랩 변리사
특허분쟁과 관련하여서는 국가마다 관련 법령이나 분쟁 절차가 상이하다. 따라서, 중소기업의 입장에서는 전략적인 관점에서의 가이드라인이 필요하다.
특히, 중국에는 우리나라 중소기업의 카피업체나 경쟁기업들이 많이 존재하므로, 우리나라 중소기업은 중국에서의 분쟁대비가 필요하다. 그러나, 중국 특허청의 심사실무는 우리나라와 매우 다르고, 특유의 침해소송 절차를 가지고 있어서 중국에 특화된 분쟁 전문가가 필요하다.
그러나 우리 나라에는 중국 분쟁 전문가가 많지 않은 실정이며, 이로 인하여 우리나라 중소기업은 중국으로 진출하는 경우나 중국의 카피업체에 대한 대응에 애로를 많이 겪고 있다.
중국 침해소송 및 중국 카피업체 대비를 위한 전략을 세우기 위해서는, 지식재산권 전략이 중국 맞춤형으로 수립되어야 한다. 이를 위해서는, 먼저 실제 중국업체를 견제하거나 중국시장으로 진출할 때 중국의 분쟁에서 활용가능한 소송 절차 및 특유 제도에 대한 이해가 필요하다.
먼저, 중국에서 지적재산권보호를 위한 특유한 제도 중 하나가 바로 사법보호와 행정보호의 이중적인 보호로 지식재산권을 보호한다는 것이다. 즉, 중국에서 특허보호방법으로는 사법적 수단과 행정적 수단의 두가지가 모두 가능하다.
사법적 수단으로, 침해행위가 있을 때 직접 법원의 소송절차를 이용하여 침해자를 기소할 수 있다. 중국 특허법상 특허권 침해분쟁이 발생한 경우 당사자간에 협상으로 해결하는 것이 원칙이지만, 협상을 원하지 않거나 협상이 불성립한 경우에 중국 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
인민법원과 같은 사법기관은 강제집행 권한이 있어, 침해소송을 제기함과 동시에 손해배상청구를 함께 청구할 수 있다. 또한, 사전에 가처분, 재산보전과 증거보전제도도 활용할 수 있다.
소제기가 있으면, 인민법원은 수차례의 서면심리 후에 구두심리를 진행하고, 특허권자의 청구를 판단하여 침해행위의 중지, 원상회복 및 손해배상 등의 판결을 내려준다.
행정적 수단으로, 침해행위가 있을 때 소송이 아니라 관련 행정부서에 침해중지를 요청할 수 있다. 예컨대, 등록 특허권의 침해행위가 있을 때 지방지식산권국에 침해금지를 청구(상표권 침해행위는 지방공상행정관리국에 청구)하여 침해자에 대해 행정제재를 가할 수 있는 것이다.
지방지식산권국은 현장조사 및 증거취득, 촬영 등의 조사가 가능하고 이때 특허권자의 대리인이 동행하는 것이 일반적이다. 이러한 조사 후에, 특허침해행위라고 판단되면 지방지식산권국은 침해행위 중지를 명령하게 된다.
사법적 수단은, 소제기 후 판결까지 1년 정도의 시간이 필요하고, 증거 조사, 증거 공증 및 소송대리인 선임에 많은 비용이 소요된다는 단점이 있다.
이에 비하여, 행정적 수단은, 신청인 자신의 비용은 필요하지 않으며, 심리, 결정, 단속에 이르기까지 절차가 간단하여 소요되는 시간이 짧다는 장점이 있다.
다만, 행정적 수단에도 신청인이 증거를 수집하고 문서를 작성하는데 일정한 비용이 소요되며, 변호사에게 조사를 의뢰할 경우 조사비용이 발생한다. 또한, 강제집행권한이 없어 침해자가 이에 응하지 않으면 법원에 강제집행을 청구해야 하며, 손해배상청구도 별도로 소를 제기하여야 하는 단점도 있다.
다음으로, 특허권 침해와 관련하여, 실제로 우리나라 중소기업의 애로가 가장 많은 것은 침해여부 조사와 증거의 확보에 대한 것이다. 우리나라 중소기업은, 침해품을 발견하기 위한 노력, 즉 침해품 모니터링을 평소에 할 필요가 있으나, 이에 대한 이해가 부족한 것이 현실이다. 침해품에 대한 모니터링을 하려면, 먼저 침해여부 조사와 증거의 확보에 대한 이해가 있어야 한다.
조사방법으로, 특허권자가 유통 경로, 전시회, 판매 시장 등을 조사하거나 인터넷 조사를 통하여 정보를 입수하거나, 거래 관계 및 협력 관계가 있는 자들의 도움을 받는 것이 일반적이다. 이러한 조사방법은 우리나라 뿐만 아니라 다른 나라에서도 주로 이용되는 방법이나, 중국에서는 조사 회사 및 법률 사무소를 통해 침해 예상 회사에 대한 실태 조사를 실시하는 경우도 많이 있다.
또한, 중국에서는 세관, 지방지식산권국이 업무 중 피의자의 특허침해품 발견(상표침해품은 지방공상행정관리국)이 가능하며, 전시회에서 침해품을 조사하는 특유의 제도가 있다. 특히, 전시회의 침해품에 대해서는 주로 전시회 지적재산권 보호 방법에 따라 단속을 실시하는데, 전시회 기간이 3일 이상이면 신고기관이 설치되고, 특허권자는 권리침해 혐의의 이유, 증거 등을 준비하여 전시회의 신고기관에 신고할 수 있다. 이 경우에, 외국기업이 대리인을 통하여 신고를 진행하려면, 공증을 받은 위임장과 사업자등록증 등본을 제출하여야 한다.
증거의 경우 행정구제에서는 요건이 엄격하지 않다. 그러나, 사법 구제에서는 증거 공증이 필요한 경우가 있다. 즉, 인민법원에 침해소송을 제기하려면, 공증절차를 통하여 증거의 증거력을 확보할 필요가 있다. 공증행위는 국가의 입증행위로 인정받게 되므로, 공증서를 확보하는 것은 중국에서 매우 중요하다.
특히, 경고장을 발송할 예정이면, 반드시 이에 앞서 증거 공증을 하여야 한다. 많은 중국기업은 경고장을 받으면, 침해를 중단하는 것이 아니라 증거를 감추는 경향이 있기 때문이다. 이 때에, 중국 이외의 지역에서 획득한 증거는 공증기관의 공증과 중국대사관 또는 영사관의 인증을 받아야 한다.
증거 공증의 유형으로, 인터넷에서 홍보, 침해품의 도면 등의 침해 정보를 공증인 입회에서 인쇄 보존하여 침해 증거로 확보하는 인터넷 공증이 가장 간단한 방법이다. 증거 확보를 위하여 침해품을 구매하는 경우, 판매점, 공장 등의 판매 현장에서 공증인의 입회 하에 침해품을 구입하고 영수증 등 관련 서류를 구해야 한다. 또한, 인터넷 구매로 침해품을 공증하는 경우에는, 공증인 입회 하에 인터넷 주문을 하고 침해품이 도착하면 공증인 입회 하에 침해 물품을 수령하여야 한다.
다음으로, 중국기업이 중국내에서 침해품을 생산하여도, 외국으로 수출을 하지 못하면 우리기업에게 많은 도움이 될 수 있다. 이와 관련하여, 중국의 지적재산권 해관보호조례를 적극 활용할 필요가 있다.
이 제도는 중국의 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 지식재산권을 중국 세관에 등록을 하면, 중국 세관에서 수출입을 관리, 감독하여 침해 제품의 수출입을 제한하는 제도이다. 즉, 세관에 의한 행정구제의 보호대상은 중국에 등록된 지식재산권을 침해한 수출입 화물이다.
중국에서 생산된 모조품이 해외에서 유통되면 순식간에 시장 잠식이 일어나므로, 중국 세관을 통하여 모조품이 중국 국경을 넘어가는 것을 방지하는 전략은 매우 효율적이다.
이에, 우리나라 중소기업은 중국에서 지식재산권을 확보한 후에, 중국 세관총국에 해당 지식재산권을 미리 등기할 필요가 있다. 지식재산권을 등기하여 두면, 중국내 각지의 수출입세관에 해당 내용이 온라인으로 통지되므로, 각 수출입세관의 자발적 단속을 기대할 수 있다. 다만, 외국기업은 중국에 설치한 사무소를 통해서 등기를 하거나, 중국 대리인을 통해 등기 절차를 밟아야 한다.
마지막으로, 중국에서는 특허권 침해에 대하여 소멸시효가 특허법에 규정되어 있다. 중국에서 특허권 침해에 대한 소송시효는 2년이며, 특허권자 또는 이해관계인이 침해행위를 안 날 또는 알 수 있게 된 날로부터 계산한다(중국 특허법 68조). 또한, 중국 민법통칙에서도 법원에 소송을 제기할 수 있는 소멸시효 기간을 권리 침해를 알았거나 알았어야 하는 날로부터 2년으로 하고 있다.
따라서, 우리나라 중소기업은 침해품을 발견한 날로부터 2년이라는 짧은 소멸시효에 주의하여야 한다. 또한, 우리나라 중소기업은 중국 특유의 제도인 비고의 항변에도 주의가 필요하다.
중국 특허법은 “특허권자의 허가를 받지 않고 제조하여 판매한 특허제품 또는 특허방법에 따라 직접 획득한 제품이라는 것을 알지 못하고 생산경영목적을 위하여 사용 또는 판매한 경우에는 그 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있으면 배상책임을 지지 않는다(중국 특허법 제70조)”라고 규정하고 있다.
주로 침해제품을 유통하는 유통업체들이 이 규정의 대상이 되므로, 경고장 등으로 적극적으로 방어할 필요가 있다.
지금까지 중국의 지식재산권 전략을 중국 맞춤형으로 수립하기 위하여, 중국의 소송 절차 및 특유의 제도에 대하여 살펴보았다.
중국은 1984년에 특허법이 제정되어 지식재산권의 역사가 짧으나, 지식재산권이 엄청나게 빠른 속도로 발전하는 나라이다. 중국의 지식재산권 제도의 변화에 발맞추어 우리나라 중소기업에게도 전략적인 관점에서의 가이드라인이 필요하다.
특히, 예전에는 중국의 자국민 보호 정책으로 중국에서의 분쟁대비가 큰 의미가 없다는 인식이 있었다. 하지만, 최근에는 중국의 상표브로커에 대한 우리나라 기업의 승소가 이어지고 있고, 특허소송에서도 승소하는 등 환경이 변하고 있다. 따라서, 우리나라 기업의 중국에서의 분쟁대비를 위하여 본 칼럼에서 소개하는 중국 특유의 제도를 적극적으로 활용할 것을 기대해본다.
