미국을 중심으로 한 특허관리전문회사(NPE)가 미 무역위원회(ITC)를 이용한 특허 소송 전략을 강화하고 있다. 미국 정부와 의회는 기업 혁신을 가로막는 NPE 활동을 규제하는 법안을 준비 중이다. 미국 특허 전문가는 NPE 공격에 대비해 위협을 받은 다른 기업과 협력 시스템을 구축하라고 조언했다.
후안 마르케스 미 스타이츠앤하비슨 특허변호사는 31일 대한변리사회와 지식재산포럼 공동 주최로 서울 변리사회관에서 열린 `미국의 NPE 동향` 세미나에서 “한국에서 진출한 기업 뿐 아니라 미국 기업도 NPE 위협을 받았을 때 어떻게 회피해야하는지 잘 모른다”며 “대응 전략 지식이 부족한 상태”라고 지적했다. 그는 “미국 입법과 사법 당국도 NPE 문제 해결을 위해 고군분투 중”이라고 덧붙였다.
최근 NPE는 ITC에서 특허권을 주장하는 전략을 펼치고 있다. 현재 ITC는 NPE가 제소한 특허 소송 337건 이상을 조사 중이다. 마르케스 변호사는 “NPE가 ITC를 통한 특허 소송을 선호하는 이유는 법원보다 빠른 결정을 내리기 때문”이라며 “특허 침해를 주장해 해외 제품을 수입 금지 시키는 큰 효과를 거둘 수 있다”고 지적했다. 삼성·애플 특허 전쟁처럼 ITC에서 특허 침해가 인정되면 수입이 전면 금지돼 피고에게 막심한 피해를 입힐 수 있다.
NPE가 ITC 소송 전략 등 미국 시장에서 특허 소송을 남용하면서 미국 정부와 의회가 NPE 규제 안을 마련했다. 마르케스 변호사는 “미국 의회는 NPE 활동을 제한하거나 억제하는 입법 계획을 진행하고 있다”며 “터무니없는 법률적 분쟁에서 첨단 기술 혁신가(기업)를 구제하기 위한 것”이라고 설명했다.
현재 의회에서는 △특허 침해를 인정하지 못하면 NPE가 피고 소송비용을 부담 △소송 당한 기업이 원고를 NPE로 지목하면 90일 이내 NPE가 아님을 입증 △NPE 정의 명확화 △특허 침해를 주장하는 원고(NPE) 정보 공개 의무화 △특허권 실제 이해 당사자 정보 공개 의무화 등을 골자로 하는 법안이 올라와 있다.
최근 개정된 미국 발명법(AIA)에서는 NPE가 여러 기업을 상대로 소송을 남발하는 것을 방지하기 위해 피고를 묶어서 소송하는 피고 병합 규정을 엄격히 제한했다. 피고끼리 연관성을 입증하지 못하면 한 법원에 일괄적으로 소송하기 힘들고 소송비용이 늘어난다.
마르케스 변호사는 “NPE가 다수 기업을 동시에 소송했을 때는 정보 공유 등 기업(피고)과 협력 시스템을 구축할 필요가 있다”고 조언했다.
권동준기자 djkwon@etnews.com
