특허소송 피고가 할 수 있는 방법 중 하나는 특허 무효를 주장하는 것이다. 지난해 9월 미국 개정 발명법(AIA) 이전에는 법원에 무효소송을 제기하거나 특허청에 재심사를 제기해서 특허 무효를 주장할 수 있었다. 재심사는 결정계와 당사자계 재심사가 있다. 결정계 재심사는 3자가 등록 특허가 무효하다고 주장하면서 재심사를 신청해 심사관이 등록 특허를 3자가 제출한 선행기술을 참고해 거절한다. 등록 특허권자가 답변하며 제3자는 재심사시 의견을 제출할 수 없다. 당사자계 재심사는 재심사 기간에 특허권자와 제3자가 각각 제출한 의견을 토대로 심사관이 무효를 판단하는 제도다.
개정법에서는 당사자계 재심사는 폐지가 됐다. 대신 특허청 심판원에서 판사가 주관하는 무효심판 제도로 변경됐다. 무효심판 제도는 `IPR(Inter-partes review)` `PGR(Post Grant Review)` `CBM(Covered-Business Method)` 세 제도가 신설됐다. IPR는 등록 후 9개월이 지난 선발명·선출원주의 특허에 무효심판을 신청할 수 있다. PGR는 유럽 이의신청 제도와 유사한 제도다. 등록 후 9개월이 지나지 않은 선출원 특허 신규성과 진보성뿐만 아니라 미국 특허법 101조, 112조에 따른 모든 무효 사유에 근거해 무효심판을 제기할 수 있다. CBM은 영업방법에 대한 특허에 한정이 된다.
미국은 IPR나 PGR 무효심판 판결 이후에 법원에 동일한 증거를 가지고 무효소송을 제기할 수 없도록 금반언 제도를 실시하고 있다. 그러나 CBM는 동일 증거를 가지고 특허청 무효심판 이후에 법원에 무효소송을 제기할 수 있도록 허락한다. 무효심판은 판결을 1년 안에 하도록 하고 있다. 필요한 때에 한해 6개월 연장해서 1년 6개월 안에는 무효심판의 최종결론을 내도록 하고 있다.
법원에 침해소송이 없는 상태에서 상대 특허를 상대로 무효소송을 제기하면 특허청 심판원을 상대로 무효심판을 제기할 수 없다. 그러나 침해소송을 먼저 당한 자는 법원을 상대로 반박소송으로 무효소송을 제기할 수 있다. 특허청을 상대로 무효심판도 가능하다. 침해소송을 당했을 때 무효소송을 법원에 제기하고, 무효심판을 특허청에 제기할 경우에 법원에서 무효소송을 임시 중단하는 사례가 많아지고 있다. 특허청 재심사로 특허 무효 결과가 나올 때까지 소송 당사자는 침해소송과 무효소송 임시중단을 법원에 요청하면 법원이 여러 요소를 고려해서 임시중단을 할 수도, 계속 진행을 할 수도 있었다.
이렇게 무효심판 제도를 이용해 법원과 특허청의 조화를 이루면서 특허 무효는 특허기술적인 전문성이 있는 특허청에서 다루고, 침해는 법원에서 다루도록 법적으로 유도를 하고 있는 셈이다.
무효심판 제도를 실시한 이후 2013년 9월 기준으로 IPR 468건, CBM 48건이 신청된 것으로 보아 침해소송을 당하는 기업이 무효심판 제도를 많이 이용하는 것을 알 수 있다. 특허소송을 방어하는 한국 기업도 전략을 바꿔야 한다. 이전에는 소송을 당할 때 유효성 재심사 제도를 많이 이용하지 않고 무효소송 제도를 많이 이용했더라도 개정법에서는 무효소송을 제기해 특허청 무효심판 제도로 특허를 무효화시키는 전략으로 가야 한다.
법원에서 무효소송 시 등록 특허는 유효하다고 보는 기준이 있다. 무효를 시키려고 하는 자는 이 기준을 뒤집는 증거들을 제출해야 한다. 그러나 무효심판에서는 이런 기준이 적용되지 않고, 무효심판을 제기해 받아들여지는 기준은 상대적으로 낮아서 무효 가능성이 있다고 보여주는 증거만 제시하면 무효심판 요청을 승인하고 무효심판을 시작하게 된다. 상대적으로 법원보다는 특허청 심판원에서 특허를 무효화하는 것이 용이하다고 할 수 있는 대목이다. 비용적인 측면에서도 무효소송에 비해서 무효심판이 매우 효과적이고 단기간에 진행되므로 소송방어 측면에서 반드시 활용을 고려해 봐야 한다.
세계한인지식재산전문가협회(WIPA) 김재연 미국 노빅, 김앤리 대표변리사
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