“전면전에서 ‘탈취전’으로. 소송 대신 ‘무력화’로”
21일 서울 역삼동 과학기술회관에서 열린 ‘미국 특허분쟁에서 살아남기’(How to Survive US Patent Dispute) 세미나에 참석한 재미 특허 전문 변호사들은 이같이 입을 모았다. 미국 내 특허분쟁이 최근 들어 급격한 트렌드 변화를 보이고 있다는 얘기다.
롭스앤그레이(Ropes&Gray)의 스티브 바우크만 변호사는 소송보단 상대 특허를 무력화시키는 ‘특허무효 심판절차’(IPR·Inter Partes Review) 활용을 권고했다.
바우크만 변호사는 “IPR는 싸움을 멈추고 적의 무기부터 뺏는 것”이라며 “특허침해소송을 당할 경우, 이를 중단하고 상대 특허를 무효화할 방안부터 찾으라”고 강조했다.
IPR는 일반 침해소송보다 비용과 시간이 적게 든다. 실제로 미국 특허법률 시장에서는 최근 들어 IPR 활용 무효화 사례가 꾸준히 증가하고 있다. 미국 내 특허소송이 갈수록 감소세가 예상되는 이유도 바로 IPR 때문이다.
‘특허침해 경고장 대응법’의 연사로 나선 글래서 웨일(Glaser Weil)의 안드류 정 변호사는 침해 경고장에는 ‘무응답’이 최선이라고 강조했다.
정 변호사는 “특허침해 경고를 받았을 때 섣불리 대응하면 향후 이어질 소송·합의 절차에 불리해질 수 있다”며 “전문가와 상의하기 전까지 아무 조치도 취하지 않는 것이 오히려 낫다”고 말했다.
롭스앤그레이의 데이비드 천 변호사는 “특허뿐 아니라 영업기밀 분쟁 위험도 증가하고 있다”고 경고했다. 타 기업 기술과 방법, 공식, 아이디어 등 영업기밀을 부당하게 활용해 이익을 취할 경우, 미국 내에선 형사처벌 대상이 된다는 게 천 변호사의 충고다.
국내기업 IP전략 관리가 미흡해 분쟁 위험이 높은 만큼, 특허뿐 아니라 영업기밀 관리에도 주의를 각별히 해야 한다고 천 변호사는 말했다.
천 변호사는 “국내 기업의 부실한 IP관리를 보완하기 위해 공세적인 특허전략을 취해야 한다”고 덧붙였다.
마지막 발표를 맡은 DLA 파이퍼(Piper)의 안드류 슈와브 변호사는 “천문학적인 특허소송 비용을 줄이기 위해서는 초기에 비용 절반 이상을 몰아야 한다”고 조언했다. IPR와 같은 제도를 이용, 소송 초기에 적을 진압하는 것이 효율적이라는 이유에서다.
한국전자정보통신산업진흥회(KEA) 특허지원센터 주관으로 열린 이날 세미나에는 국내 법무법인 변호사·변리사를 포함, 업계 전문가 200여명이 참석했다.
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IP노믹스=양소영기자 syyang@etnews.com
