이주환 특허법원 국제지식재산권법 연구센터 연구원
(서울지식재산센터 기술보호 전문가)
2020년 6월 9일 법률 제17422호로 개정된 특허법 제128조 제2항이 지난해 12월10일부터 시행됐다. 개정사항의 핵심은 특허침해로 인한 손해배상액 산정방법으로서 “일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법”을 특허법으로 명문화한 것이다.
일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법이란 특허권자가 특허침해로 인하여 자신이 입었다고 주장하는 일실이익 중에서, 특허권자가 실제로 증명한 일실이익 부분은 일실이익으로 손해배상액을 산정하고, 특허권자가 증명하지 못한 나머지 일실이익 부분은 합리적인 실시료로 손해배상액을 산정하는 방법을 의미한다.
이하에서는 2020년 개정 특허법 제128조 제2항이 규정하는 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법에 대하여 자세히 살펴본다. 2020년 개정 특허법 제128조 제2항은 다음과 같이 규정하고 있다.
② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.
1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액
개정 2020년 특허법 제128조 제2항이 규정하는 일실판매에 의한 일실이익 산정방법은 다음의 세 과정으로 이루어진다. 첫 번째 과정은 “2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제1호”가 규정하고 있다. 첫 번째 과정은 우선 침해자가 침해제품을 양도한 수량에 특허권자의 특허제품에 대한 단위수량당 이익액을 곱하여 일실판매에 의한 일실이익을 산정한다. 이는 현행 특허법 제128조 제2항이 규정하고 있는 내용에 해당한다.
다음으로 앞에서 산정된 일실이익을 제한할 수 있는 사유가 존재하는가의 여부를 판단하는 것으로, 만일 “특허권자가 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매할 수 없었던 사정이 있었던 경우”에는, 침해자가 침해제품을 양도한 수량에서 이에 해당하는 수량을 차감한 수량에 특허권자의 특허제품에 대한 단위수량당 이익액을 곱하여 일실판매에 의한 일실이익을 산정한다. 이는 현행 특허법 제128조 제3항 단서가 규정하고 있는 내용에 해당한다.
마지막으로 또 하나의 일실이익을 제한할 수 있는 사유인 “특허권자의 특허제품에 대한 생산능력”을 고려할 수 있는데, 앞에서 설명한 2단계를 거쳐 산정된 일실이익은 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량에서 특허권자가 실제로 특허제품을 판매한 차감한 수량에 특허권자의 특허제품에 대한 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 이는 현행 특허법 제128조 제3항 본문이 규정하고 있는 내용에 해당한다.
두 번째 과정은 “2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제2호”가 규정하고 있다. 두 번째 과정은 “침해자의 침해제품의 양도수량 중 특허권자가 생산할 수 있었던 특허제품의 수량에서 특허권자가 실제로 판매한 특허제품의 수량을 차감한 수량을 넘는 수량”과 “특허권자가 침해행위 이외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있었던 경우, 이에 대한 수량”에 대한 합리적인 실시료 산정방법에 대하여 규정하고 있다.
이는 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법의 법적 근거를 밝히고 있는 것으로, 특허권자가 일실이익을 주장하였지만 “일실이익이 인정되지 않은 수량”에 대해서, 특허권자는 합리적인 실시료에 의하여 손해배상액을 받을 수 있다는 것을 명문으로 인정하고 있는 것이다.
세 번째 과정은 “2020년 개정 특허법 제128조 제2항 본문”이 규정하고 있다. 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 본문은 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제1호와 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제2호에 의하여 산정된 금액의 “합계액”을 특허침해로 인한 손해배상액으로 산정할 수 있다고 규정하고 있다.
따라서 세 번째 과정은 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제1호에 의하여 산정된 일실판매에 의한 일실이익과 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제2호에 의한 일실이익을 주장하였지만 일실이익이 인정되지 않은 수량에 대하여 산정된 합리적인 실시료의 합계액을 최종적인 손해배상액으로 산정한다.
이상에서 언급한 사항을 구체적인 사례를 들어 설명해본다. 특허권자가 관련 제품시장에서 특허제품 100개를 판매하고 있었는데, 침해자가 이 시장에 진입하여 침해제품 60개를 판매하였다고 가정하여 보자. 이 경우 특허침해로 인하여 특허권자는 특허제품 60개의 판매를 상실하였고, 결과적으로 특허제품 40개만을 판매하게 되었는데, 특허권자는 특허침해로 인한 손해배상액으로 60개에 대한 일실판매에 의한 일실이익을 주장하였다.
이 사례에서 특허권자는 침해자의 침해제품 양도수량인 “60개”에 대한 일실판매에 의한 일실이익을 획득할 수 있다. 여기서 우선 특허권자의 특허제품에 대한 생산능력만을 고려하여 보자(첫 번째 사례). 만일 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량이 80개였다면, 앞에서 산정된 일실이익은 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량 80개에서 특허권자가 특허제품을 실제로 판매한 수량 40개를 차감한 “40개”에 대한 일실이익을 한도로 감소된다.
다음으로 특허권자의 생산능력은 고려하지 않고, 특허권자에게 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 사정이 있다고 가정해보자(두 번째 사례). 만일 특허권자가 침해행위 이외의 사유로 판매할 수 없었던 특허제품 수량이 50개였다면, 특허권자는 침해자의 침해제품 양도수량 60개에서 이에 해당하는 사정에 대한 수량 50개를 차감한 “10개”에 대하여 일실이익을 획득할 수 있다.
다음으로 첫 번째 사례와 두 번째 사례에 각각 개정 2020년 특허법 제128조 제2항 제2호를 적용해보자. 첫 번째 사례에서 원래 특허권자는 60개에 대한 일실이익을 획득할 수 있었지만, 자신의 특허제품에 대한 생산능력의 한계로 인하여 40개에 대해서만 일실이익을 획득할 수 있었는데, 여기서 일실이익을 받지 못한 나머지 “20개”에 대해서는 합리적인 실시료를 획득할 수 있다.
두 번째 사례에서 원래 특허권자는 60개에 대한 일실이익을 획득할 수 있었지만, 자신에게 발생한 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매할 수 없었던 사정으로 인하여 10개에 대해서만 일실이익을 획득할 수 있었는데, 여기서 일실이익을 받지 못한 나머지 “50개”에 대해서는 합리적인 실시료를 획득할 수 있다.
이제는 앞에서 언급한 특허권자의 생산능력과 특허권자에게 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 사정이 있다는 것을 모두 고려해보자(세 번째 사례).
우선 침해행위 이외의 이유로 특허권자가 특허제품을 판매하지 못한 사정을 고려하면, 특허권자에게 이에 해당하는 수량은 50개이기 때문에, 특허권자는 침해자의 침해제품 양도수량 60개에서 이와 같은 사정에 대한 수량 50개를 차감한 “10개”에 대하여 일실이익을 획득할 수 있다.
그리고 “10개”에 대한 일실이익은 특허권자의 생산능력의 제한을 고려하면 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량 80개에서 특허권자가 특허제품을 실제로 판매한 수량 40개를 차감한 “40개”에 대한 일실이익의 한도 내에 있기 때문에, 최종적으로 특허권자는 “10”개에 대한 일실이익을 획득할 수 있다.
여기서 개정 2020년 특허법 제128조 제2항 제2호를 적용하면, 원래 특허권자는 60개에 대한 일실이익을 획득할 수 있었지만, 자신에게 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매할 수 없었던 사정으로 인하여 10개에 대해서만 일실이익을 획득할 수 있었는데, 여기서 일실이익을 받지 못한 나머지 “50개”에 대해서는 합리적인 실시료를 획득할 수 있다.
이제는 앞에서 언급한 세 가지 사례에 대하여 2020년 특허법 제128조 제2항 본문을 적용해보자. 첫 번째 사례에서는 특허권자의 생산능력의 한계로 인하여 침해자의 침해제품의 양도수량 중 40개에 대한 일실이익이 인정되었는데, 결과적으로 특허권자는 “40개”에 대한 일실판매에 의한 일실이익과 “20개”에 대한 합리적인 실시료의 합계액을 특허침해로 인한 손해배상액을 획득할 수 있다.
두 번째 사례에서는 특허권자에게 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 사유로 인하여 침해자의 침해제품의 양도수량 중 10개에 대한 일실이익 인정되었는데, 결과적으로 특허권자는 “10개”에 대한 일실판매에 의한 일실이익과 “50개”에 대한 합리적인 실시료의 합계액을 특허침해로 인한 손해배상액을 획득할 수 있다.
세 번째 사례에서는 두 번째 사례와 마찬가지로, 특허권자는 침해자의 침해제품의 양도수량 중 “10개”에 대한 일실판매에 의한 일실이익과 “50개”에 대한 합리적인 실시료의 합계액을 특허침해로 인한 손해배상액을 획득할 수 있다.
이상에서 살펴본 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은 특허권자가 일실이익을 주장하였지만, 일실이익이 인정되지 않은 부분에 대해서도 합리적인 실시료가 산정되도록 하기 때문에, 특허침해를 당한 특허권자를 더욱 더 강하게 보호할 수 있는 법적 장치로 활용될 수 있다는 점에서 중요한 의의가 있다. 우리나라에서는 특허침해로 인한 손해배상액이 소액으로 산정되는 현실에 많은 비판이 가해지고 있는데, 이러한 측면에서 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은 우리나라에서 현재보다 고액의 손해배상액이 산정되는 법적 환경을 조성할 수 있는 도구로 활용될 수 있다.
결과적으로 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은 발명자의 특허발명에 대한 동기를 강화하고, 기업들의 특허발명에 대한 투자를 촉진시키며, 잠재적인 침해자의 특허침해행위를 저지함으로써, 특허발명을 실시하려는 자들도 하여금 특허권자와 라이선스를 체결하려는 동기를 강화할 수 있다. 이런 측면에서 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은 우리 특허법이 목적으로 하는 혁신을 통한 우리나라의 산업발전과 경제발전을 증진시킬 수 있는 법적 장치로 기능할 수 있다. 결국 2020년 특허법 개정을 통한 특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법의 도입은 “좋은 정책(good policy)”이라고 평가할 수 있다.
