현재 기술의 개발부터 사업화까지 걸리는 시간이 예전에 비해 크게 단축되었다. 보통 이를 “기술사업화”라고 칭하는데, 스타트업들의 대부분은 아이디어로부터 기술을 개발하고 개발된 기술에 기반을 두어 실제 사업을 영위하기 때문에 이러한 기술사업화에 소요되는 시간이 적게 걸릴수록 훨씬 더 빠르게 성장할 수 있다.
한편, 기술사업화에 있어서 기술은 필수적인 요소이기 때문에 해당 기술에 대한 특허권 확보가 반드시 수반되어야 한다. 다만, 특허권 확보가 예상보다 느려지는 경우 예를 들어, 중간사건 대응 횟수가 증가한다거나 심사 속도가 느려지는 경우에 있어서 특허권이 확보가 되지 않은 상태에서 사업을 시작해야 하는 부담이 생길 수 있다. 이러한 경우, 스타트업이나 중소기업 입장에서는 영위하고 있는 사업 행위가 다른 누군가의 특허권 침해가 되지 않는지 또한 이러한 사업 행위로 인해 침해 분쟁을 겪지 않을지에 대한 걱정이 생길 수 있다.
이에 따라, 스타트업이나 중소기업은 해당 기술에 대한 특허권을 조기에 확보하기 위해 다양한 제도를 이용하여 출원부터 등록까지의 시간을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 대표적으로 우선 심사 신청 제도와 보정안 리뷰 제도를 주로 활용하고 있다.
우선 심사 신청 제도와 보정안 리뷰 제도를 활용하게 될 경우 출원부터 등록까지 대략 6개월 내지 8개월의 시간이 소요되는데, 이 또한 거절이유통지의 횟수가 늘어나거나 코로나와 같은 특단의 사정이 있어 대면 면담이 어려워지는 경우 등에는 더 시간이 늘어날 수 있다.
이에 따라, 우선 심사 신청 제도와 보정안 리뷰 제도 이외에 특허권 조기 등록을 위해 심사 기간을 단축시킬 수 있는 제도를 소개하고자 한다.
우선, 특허출원의 조기 등록 전략으로 활용할 수 있는 제도로 “예비심사” 제도가 있다. 예비심사는 공식심사 전에 출원인과 심사관이 직접 만나 출원인에게 사전 심사 결과를 제공하고 심사의견을 교환하기 위한 제도이다. 이러한 예비심사를 통해 출원인은 거절이유를 공식 심사 전에 파악하여 대응하고 심사관은 출원인과 직접 기술 및 심사의견을 교환함으로써 정확한 심사와 조속한 특허 권리화가 가능하다.
구체적으로, 예비심사는 우선 심사 결정된 출원 중 고난이도 특허분류 또는 중소기업 PCT 다출원 특허분류에 해당하는 출원을 대상으로 하며, 이에 대한 리스트는 특허청 홈페이지에서 다운로드 받아 확인할 수 있다.
기본적으로 우선 심사를 신청하고 우선 심사 결정서 발송일로부터 14일 내에 예비심사신청서를 작성하되, 면담 희망일시(예비심사 신청일 부터 3주 내지 6주 사이), 면담 참석자(대리인이 없는 경우 출원인이 반드시 참석, 대리인이 있는 경우 대리인이 반드시 참석) 등을 기재하여 제출한다.
예비심사 대상요건, 예비심사 신청일, 면담 참석자 등 예비심사 신청의 적합 여부를 고려하여 예비심사 신청 후 7일 이내 예비심사 대상으로 결정 또는 반려가 되며 예비심사 대상 결정여부는 ‘특허로’ 사이트에서 조회 가능하다.
예비심사 대상으로 결정이 되면 심사관과 면담을 실시하게 되며, 심사관은 면담 전에 사전 검토한 심사 결과를 출원인 등에게 설명하고, 출원인은 기술 설명 및 심사관의 사전검토결과에 대한 의견을 개진할 수 있다. 이때 출원인과 심사관은 심사관이 발견한 거절이유에 대해 해당 거절이유를 해소할 수 있는 방향을 협의할 수 있다. 또한 출원인 역시 미리 조사한 선행 문헌이 있다면 이를 바탕으로 심사관과 논의하여 보정 방향을 협의할 수 있다.
그리고 출원인은 예비심사 신청일 부터 2개월이 되기 10일 전까지 심사관과 협의를 거친 보정 방향을 토대로 한 보정서를 제출하게 되면, 심사관은 보정서가 접수된 날로부터 1개월 이내에 또는 보정서가 제출되지 않은 경우에는 예비심사 신청일 부터 2개월 이내에 최초 심사결과를 통지하게 된다.
이러한 예비심사 제도를 활용하게 되면, 일반적인 심사에서 첫 번째 거절이유통지가 나오기도 전에 심사관과 면담을 수행하여 사전 검색한 선행기술 문헌과의 비교분석을 통해 보정방향을 협의할 수 있고, 이렇게 심사관과 협의된 보정방향을 반영한 보정서를 제출함으로써 특별한 사정이 없는 한 최초 거절이유통지를 받지 않고 바로 등록될 수 있는 가능성을 높일 수 있게 된다.
예전에 대기업에서 출시를 앞둔 새로운 디자인 및 기능의 핸드폰 공개가 임박하여 이에 대한 조기 특허권 확보가 필요한 상황에서 총 11건의 특허출원에 대해 상술한 예비심사 제도를 활용하였고 이를 통해 8건의 출원이 등록되었으며 출원부터 등록까지 대략 80일정도 소요되었다. 이와 같이 예비심사를 적절히 활용하게 되면 거절이유통지 단계를 거치지 않고도 빠른 시간 내에 조기 등록을 도모할 수 있고, 심사관과 보정방향을 협의하여 보정안을 제출하기 때문에 등록가능성을 높일 수 있게 된다.
다음으로 특허출원의 조기 등록 전략으로 활용할 수 있는 제도로 “일괄심사” 제도가 있다. 일괄심사는 하나의 제품과 관련된 복수의 특허‧실용신안‧상표‧디자인 출원에 대하여 출원인이 원하는 시기에 맞추어 일괄적으로 진행하는 심사 방식을 의미한다.
예를 들어, 하나의 스마트폰 제품에 관련된 안테나, 카메라 등에 관한 특허, 스마트폰 브랜드명 등에 관한 상표, 외관 등에 관한 디자인 출원을 출원인이 원하는 시기에 맞추어 한꺼번에 심사할 수 있다.
이러한 일괄심사를 활용하게 되면 기업의 경영전략에 따라 제품 출시 시기 등에 맞추어 일괄적인 지재권 확보가 가능하다. 즉, 기업이 출시하고자 하는 제품과 관련하여 상표, 디자인, 특허출원을 각각 진행할 경우 상표, 디자인, 특허 출원에 대한 심사가 각각 이루어지게 되고 그 등록시점도 각각이기 때문에 기업 입장에서는 세 가지 권리가 모두 확보되기까지 기다린 후에야 제품 출시를 진행할 수 있는 단점이 있다.
일괄심사를 활용하게 되면 출시하고자 하는 하나의 제품과 관련된 다양한 지식재산권에 대해 일괄적으로 심사를 착수하고 심사를 종결하여 제품 출시시기에 맞추어 일괄적인 지식재산권 확보가 가능하게 되므로, 기업 입장에서는 불필요하게 제품 출시를 지연시키거나 기다릴 필요가 전혀 없게 된다.
이러한 일괄심사 대상 출원의 요건으로는 하나의 제품과 관련된 ① 출원인이 실시하고 있거나 실시 준비 중인 출원, ② 수출 촉진에 직접 관련된 출원, ③ 벤처기업의 확인을 받은 기업 또는 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원, ④ 1인 창조기업 기술개발사업의 결과물에 관한 출원 중 어느 하나에 해당하면 된다.
그리고 기술설명회 희망일, 일괄심사 착수희망일, 일괄심사 종결희망일을 기재한 일괄심사 신청서를 작성하여 제출하고 특허청의 일괄심사 담당자가 신청요건이 적합한지 방식심사 후 일괄심사에 대한 신청결과를 통지하게 되면, 출원인은 심사관 대상으로 특허‧상표‧디자인 등 관련 내용을 일괄적으로 설명하고 심사착수희망일과 심사종결 희망일을 협의하게 된다. 이때 상술한 예비심사를 동시에 신청할 수 있으며 일괄심사와 예비심사를 함께 진행도 가능하다.
한편, 심사관은 협의된 착수희망일과 종결희망일에 맞추어 일괄적으로 심사를 착수하고 심사를 종결하게 된다.
지금까지 특허출원의 조기 등록 전략으로 활용 가능한 예비심사 및 일괄심사에 대해 알아보았다. 예비심사와 일괄심사를 동시에 사용할 경우 복수의 출원에 대한 심사기간 단축효과는 훨씬 더 커지게 되고 등록가능성도 높아질 수 있어 빠른 기술사업화를 진행할 필요가 있는 스타트업이나 새로운 기술 개발을 통해 시장 선점을 하고자 하는 중소기업의 경우 핵심기술의 조기 권리 확보를 위해서는 한번 적극적으로 고려해볼 제도이다.
