“게임 체인저”
서일경 씨젠 변리사는 지난 2012년 도입한 특허심판원(PTAB)의 무효심판(IPR)을 이렇게 평가했다. 그는 최근 미국 특허분쟁을 앞둔 사내 변리사 대상 강의에서 “IPR 등 현지 게임규칙을 활용해 특허권자 압박에 적극 대처하고, 나아가 상대를 공격할 전략도 수립해야 한다”고 강조했다.
◇“IPR, 게임체인저”
서 변리사는 IPR 제도를 `게임 체인저`로 불렀다.
그는 “미국 특허법이 개정된 2012년 이후 IPR 청구건수가 텍사스동부지방법원에 접수된 침해소송건수보다 많다. 물론 무효심판과 민사소송을 단순비교하는 것인 무리지만 IPR에 관심이 그만큼 쏠린다는 뜻”으로 해석했다.
서 변리사는 IPR의 신속성을 부각했다. 그는 “IPR 청구 후 6개월이 지나면 PTAB 심판부가 무효심판 개시 여부를 결정한다”며 “심판절차에 돌입하면 해당 특허가 무효화될 가능성이 크다”고 밝혔다.
그는 “PTAB 심판부는 특허 청구항 무효화 가능성이 51% 이상이면 무효심판을 개시한다”며 “절차가 시작되면 심판부는 이미 해당 특허가 무효라는 심증을 굳힌 상태여서 피고 협상력이 굉장히 커진다”고 강조했다. 최종서면결정까지는 18개월이 걸리지만 평균 3년이 소요되는 소송에 비하면 기간이 훨씬 짧다.
◇“美 `친특허` 정책 여전”
대신 IPR 청구는 신중할 필요가 있다.
서 변리사는 “IPR에서 상대 특허가 무효라는 주장이 기각되거나 패소하면 침해소송에서 징벌적 손해배상 위험에 노출되는 등 피고가 불리해진다”며 “IPR 청구는 상황에 따라 신중하게 접근해야 한다”고 밝혔다.
그는 IPR 부상에도 미국 친특허(Pro-Patent) 정책은 여전하다고 강조했다. 서 변리사는 “IPR의 특허무효율이 높은 것은 사실이지만 IPR 제도는 당초 비상식적인 소송과 NPE에 의한 소송 남용의 폐해을 없애려는 목적으로 만든 무효심판”이라며 “현재 무효 가능성이 큰 특허만 선별적으로 심판을 청구하기 때문에 IPR 무효율만으로 미국의 특허정책이 변했다고 보기 어렵다”고 말했다. 또 “실제 NPE에 의한 제소는 줄었지만 소송절차 자체가 특허권자에게 유리하고 경쟁사가 제기하는 침해소송 대응은 오히려 더 어려워진 측면도 있다”고 설명했다.
서 변리사는 “미국 특허소송은 국내기업에 아직 생소하지만 게임규칙을 파악하고 소송경험을 쌓으면 우리도 상대를 공격하는 위치에 올라설 수 있다”고 덧붙였다.
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이기종 IP노믹스 기자 gjgj@etnews.com
