김상원 미국 Revolution IP, PLLC 변호사 skim@revolutioniplaw.com
일반적으로 기업연구소는 상품화를 목표로 한 연구개발(R&D)에 주력하는 반면, 대학교와 공공연구소는 향후 상품에 접목할 핵심 기술에 R&D 초점을 맞춘다.
최근 미국과 유럽 대학교나 기초연구소는 자체 개발한 핵심 기술을 상업화하기 위해 스타트업을 설립하고 벤처캐피털 투자를 받아 운영하는 등 핵심 기술 및 특허를 직접 제품화하는 추세다. R&D 방향도 과거와는 달리 상품화에 좀더 초점을 맞추고 기술융합에 따른 초기 R&D가 상품화 방향으로 시너지 효과를 발휘하도록 접목하는 경향도 나타난다.
따라서 대학교나 공공연구소에서 개발한 특허 및 노하우, 영업비밀, 저작권(소프트웨어), 상표 등 지식재산(IP)을 선도기업과 연계해 라이선스를 유도할 수 있는지와 관련한 고찰이 필요하다. 동시에 특허 및 기술 라이선스 계약을 체결할 때 이들 연구기관이 검토해야 할 사항과 주의점도 주요 라이선스 협약 사례를 통해 살펴봐야 한다.
일반 기업체는 라이선스 계약에 앞서 사내 변리사 및 기술자가 흠결점검(due diligence)을 통해 회피설계가 불가능할 만큼 강한 특허여서 라이선스를 받지 않으면 해당 기관으로부터 특허침해로 제소당할 위험이 많은지, 그리고 특허 포트폴리오가 적절히 마련돼서 라이선스 허여로 초기 시장 독점이 가능한지 등을 충분히 검토한다.
흠결점검 결과에 따라 전용실시권이나 통상실시권을 허여받지 않고, 공개기술 파생특허로 등록하거나 공개한 기술의 아이디어만 얻어 사업할 수 있는 방안이 있다면 라이선스 협약을 체결하지 않는 것이 일반적이다.
따라서 대학과 공공연구소 기술을 특허로 만들 때는 기업체가 해당 특허 라이선스 없이는 상품화할 수 없도록 하는 전략이 필요하다. 단순한 특허 등록이 아니라 주요국에서 고품질 특허를 확보하기 위해 특허심사과정에서 특히 신경을 써야 한다. 특허심사 시점부터 중요 기술은 교수와 기술자, 변리사와 기술 및 법적 검토, 필요할 경우 보정 또는 청구항 검토도 필수적이다.
기업체로부터 대학이나 공공연구소에 라이선스 협약 문의가 오면 대학이나 연구소 기술개발에 따른 공익과 사회 편익 확대를 위해 아래사항을 검토하는 것이 바람직하다.
우선, 대학이나 공공연구소는 발명과 특허 노하우 등 관련 IP 등에 대해 향후 교육 목적과 연구, 국가 기반사업에 필요할 때 쓸 수 있도록 관련된 권리를 라이선스 협약에 포함해야 한다. 둘째, 실시권자가 선도기업이고 실시 허여된 특허로 제품개발이나 표준화에 영향을 미칠 수 있다면 전용실시권을 통해 양측이 좀더 협력해 관련 기술 개발·제품화 적용에 문제가 없도록 하는 것이 좋다. 이것이 여의치 않다면 통상실시권을 고려해야 한다.
그리고 제품화 적용시에 라이선스한 특허에서 파생된 개량기술, 2차 저작물 또는 이와 관련된 특허권 등은 누구의 권리이며 누가 특허권을 통제할 것인지 계약서에 명기해야 한다. 이를 놓치면 향후 분쟁 때문에 당초 협력목적을 달성하기 어려울 수 있다. 넷째, 실시권자 요청에 따라 특허에 나타나지 않은 영업비밀, 노하우, 또는 알고리즘 등은 실시권자가 접근할 수 있도록 하고, 필요 시 해당 기술자를 파견해 실시권자를 돕는다.
또 다섯째, 실시권자가 아닌 제3자에 의한 소송 및 강제집행 결정은 신중히 검토 후 결정하고, 가능하면 실시권자와 협력해 대처하도록 한다. 서드파티 제품이 라이선스 받은 특허를 침해했을 경우도 여기에 해당한다. 여섯째, 실시권자 해당국에 라이선스 제품을 판매, 또는 제3국에 판매할 때 수출 통제 등을 미리 점검하고 실시권자가 검토하도록 해 가능한 한 미리 계약서에 제시해야 한다.
마지막으로, 대학 및 공공연구소가 보유한 수많은 특허 중 라이선스하지 않은 특허를 특허괴물 등 특허매집자가 매입을 제안하면 향후 특허권 남용 및 악의적 불법행위에 연루되지 않도록 주의해야 한다.
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