“최소 5개에서 10개의 특허. 스타트업 창업 후 2년 내 모두 확보해야 합니다.”
이재찬 변리사(특허법인 IPS)는 최근 열린 `글로벌 IP 전략 세미나`에서 창업 초반에 핵심 특허를 집중 확보해야 한다고 강조했다. 스타트업의 짧은 생애주기를 고려하면, 매년 꾸준히 특허를 등록하기 보다는 초창기에 공격적으로 등록을 마치는 것이 효율적이라는 설명이다.
특히 투자를 고려하면 늦어도 3년 내 주요 특허를 확보하는 게 유리하다. 미래 가능성만 보고 투자하는 `엔젤투자`의 경우, 매력적인 특허 포트폴리오는 강력한 설득력을 지니기 때문이다.
구글에 인수된 스마트홈 스타트업 `네스트`(Nest)가 대표 사례다. 온도조절기 업체 네스트랩은 창업 3년 만에 구글 인수 사상 두 번째 큰 금액인 32억달러에 인수됐다. 대표 제품이 온도조절기와 화재경보기뿐인 스타트업의 `M&A 신화`엔 특허가 주효했다는 게 업계 정설이다.
실제로 네스트는 창업 후 3년 간 특허 150여건을 확보했다. 웬만한 중견기업 특허 활동을 넘어서는 공격적 규모라고 이 변리사는 분석했다.
이 변리사는 “여러 분야에 걸쳐 조금씩 특허를 등록하기 보다는 주력 아이템 중심으로 특허망을 구축하는 게 효율적이다”고 강조했다. 스타트업의 경우 제한된 비용으로 특허 `만리장성`을 쌓는 데는 한계가 있기 때문이다. 차라리 핵심 아이디어를 중심으로 유사 특허를 연이어 출원하는 편이 낫다는 게 이 변리사 설명이다. 이렇게 구축한 촘촘한 특허망은 경쟁사 진입을 막는 길목특허가 된다.
그는 특허 출원시 유의 사항도 덧붙였다. 가장 주의할 점은 명확한 `발명인 기입`이다. 현행 특허 출원서는 출원자 외 발명인을 별도 기입토록 하고 있다. 그러나 발명인은 특허권 행사에 영향력이 없어, 실제로는 발명인 칸에 대표이사 등을 기입하는 경우가 부지기수다. 이 변리사는 절대 허투루 봐선 안 된다고 강조했다. 향후 해외 특허 침해 소송에서 문제가 불거질 수 있기 때문이다.
미국 특허법에 따르면 발명인이 제대로 등재되지 않은 경우는 `신의성실의 원칙에 반하는 행위`(inequitable conduct)에 해당한다. 발각될 경우 해당 특허는 무효(invalid) 또는 효력이 상실(unenforceable)될 수 있다. 이 경우 힘도 못 쓰고 권리 행사 자격을 잃는다.
법정에 오르자마자 특허 효력을 잃지 않으려면, 직무발명보상제도 등의 장치를 통해 발명인을 명확히 기재해야 한다고 이재찬 변리사는 조언했다.
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양소영 IP노믹스 기자 syyang@etnews.com
