미국 대법원은 13일(현지시간) 존 로버츠 대법원장이 직접 작성한 판결문(Halo Electronics v. Pulse Electronics, Stryker Corporation v. Zimmer)에서 `만장일치`로 특허침해 징벌적 손해 배상 판단 기준을 완화했다. 지난 2007년 미국항소법원이 `씨게이트`(Seagate) 사건에서 제시해 지금까지 적용해온 기준을 처음으로 낮춘 것이다.
미국 특허법 제284조에 의하면 `의도적, 악의적 특허 침해자`에 대해서는 징벌적 손해배상으로 배상 금액을 세 배까지 올릴 수 있다. 기존 씨게이트 판단 기준에 따라 징벌적 손해배상을 적용하려면 두가지 조건을 만족해야만 한다.
첫번째가 `객관적 무모함`(objective recklessness) 테스트다. 침해 당사자가 아닌 제3자의 객관적 판단에도 침해 가능성이 높은데도 불구하고, 침해 당사자가 무모하게 특허를 침해했다는 사실을 특허권자가 증명해야 한다.
둘째는, `주관적 인식`(subjective knowledge) 테스트다. 특허권자는 침해자가 `주관적`으로 실제 침해 위험이 있다는 것을 알았거나 혹은 알 수 있는 상황에 있었다는 것을 추가 입증해야 했다.
일례로, 변압기 관련 업체 `할로`(Halo)와 `펄스`(Pulse)간 소송에서 지방법원은 침해 업체 펄스에 150만달러의 손해배상 판결을 내리면서도, 씨게이트 기준에 의해 징벌적 손해배상은 인정하지 않았다. 이에 할로가 항소했지만, 항소법원에서도 지방법원의 판결을 그대로 따랐다.
지방법원이 내린 징벌적 손해배상 판결을 항소법원이 인정하지 않은 경우도 있다. `스트라이커`(Stryker)는 자사 의료 장비 관련 특허를 침해한 업체 `짐머`(Zimmer)를 상대로 지방법원에서 징벌적 손해배상액 2억2800만달러를 판결 받았지만 항소법원은 이를 인정하지 않았다.
이처럼 징벌적 손해배상제 관련 동일한 쟁점을 가진 두 사건에 대해 대법원은 지난 2월 구두 심리를 진행했다.
그 결과, 대법원은 “씨게이트 기준은 특허권자에게 비합리적으로 과다한 입증 의무를 부여하는 높은 기준으로, 특허법 284조와 일치하지 않다”고 판결했다. 기존의 `객관적 무모성` 테스트는, 특허 침해자가 침해 당시에는 의도적, 악의적이었더라도 소송 진행 시에만 승패와 상관없이 `객관적·합리적인 비침해(또는 무효)` 주장을 하면 징벌적 손해배상을 회피할 수 있는 한계가 있다고 지적한 것이다.
또 대법원은 “지방법원 판사는 특허법 284조에 의해, 침해 당시 침해 당사자의 행동이 일반적인 침해 이상의 `지독한 불법 행위`(egregious cases of misconduct) 인지를 기준으로 징벌적 손해배상을 판결할 수 있는 넓은 재량권을 가지고 있다”고 판결하며 기존의 엄격한 기준을 완화했다.
이번 판결로 향후 특허 소송시 특허괴물(Patent Troll)에게 유리하게 작용될 것으로 예상된다. 이에 기업들이 특허 침해 징벌적 손해배상을 회피하기 위해서는 `경고장 송달` 또는 `회피 설계` 시 비용이 들더라도 법원이 인정하는 미국 특허 변호사의 `비침해·무효의견`을 받는 것이 중요하다.
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김재연 미국 Novick, Kim & Lee, PLLC 대표변호사 skim@nkllaw.com
