앞으로 미국 특허품을 재가공해 미국으로 되팔 때 제한요건을 꼼꼼히 따져야 할 필요성이 커졌다. 자칫 특허침해라는 `덫`에 걸릴 수 있기 때문이다. 그와 반대로 미국에서 특허품을 만들어 수출할 때 계약서에 미국 내 재판매 금지 조항을 넣으면 특허권을 두텁게 보호할 수 있을 전망이다.
◇CAFC “제한요건 달면 판매 후에도 특허권 행사 가능”
최근 미국 연방항소법원(CAFC)은 특허품에 제한요건이 있으면 제품 판매 후에도 특허권 행사가 가능하고, 해외에서 먼저 판매한 제품의 미국 내 특허권은 특허권자가 사용할 수 있다는 판결을 내렸다. 정당한 절차로 구입한 특허품은 구매자가 임의로 처분해도 무방하다는 `특허소진론`을 `제한요건`과 `지역`에 따라 적용해야 한다는 내용이다.
사건은 2010년으로 거슬러 올라간다. 미국 프린터 제조업체 렉스마크가 국내외에 토너 카트리지를 `일반형`과 `할인형` 두 형태로 판매하면서 `할인형`은 재가공·재판매를 금지한다는 제한요건을 달았다. 하지만 리셀러 업체 임프레션 등이 이를 무시하고 미국 밖에서 사들인 제품을 재가공해 미국으로 수출하자 렉스마크는 특허침해 소송을 제기했다. 미국 내 특허권은 여전히 행사할 수 있다는게 이유였다.
임프레션 등은 이미 판매된 제품이어서 렉스마크가 특허권을 더 이상 사용할 수 없다고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았다.
◇“특허품 재가공·재판매 시 주의를”
KEA 특허지원센터에 따르면 미국 특허품을 수입 후 재가공·재판매하는 국내 업체는 해당 제품에 제한요건이 있는지 꼼꼼히 점검해야 할 것으로 보인다. 그와 반대로 미국에서 특허품을 만들어 해외로 수출하는 기업은 계약서에 미국 내 재판매 금지 조항을 넣으면 미국 내 특허권을 보호받을 수 있다.
미국 5대 로펌인 수구르마이온 소속 이선희 미국변호사는 “특허권자는 제품 포장과 라벨 등을 이용해 재사용·재판매 제한을 명시할 수 있다”며 “이러한 제한이 없으면 판매 후 모든 행위를 허락하는 것으로 추정돼 특허침해를 주장할 수 없다”고 말했다.
이 변호사는 또 “구매자 입장에서는 특허품에 제한이 있는지 확인해야 한다”며 “제한요건이 없으면 판매 후 모든 행위를 허가하는 것으로 추정할 수 있지만 분쟁 방지 차원에서 구매계약을 할 때 확인조항을 계약서에 추가하는게 좋다”고 말했다.
◇“연방대법원 결정 지켜봐야”
특허권자 권리를 강화한 이번 판결을 연방대법원이 최종 인정할지 여부는 지켜봐야 한다는 의견도 있다. 김양실 한국지식재산보호원 미국변호사는 “특허권자 보호범위를 좁혀가는 연방대법원이 이번 CAFC 판결을 지지할지는 의문”이라고 밝혔다. 특허권을 엄격하게 판단하는 최근 연방대법원 판례 흐름 때문에 최종 결정을 기다려봐야 한다는 의미다.
임프레션은 지난 3월 CAFC 판결에 불복해 연방대법원에 상고장을 제출했다. 미국 특허업계에서는 특허소진론과 관련해 중요한 기준이 될 이번 렉스마크 판결에 많은 관심을 쏟고 있다.
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이기종 IP노믹스 기자 gjgj@etnews.com
