“상황별로 미국 특허 무효심판제도(IPR) 셈법은 달라야 한다.”
빙 아이 미국 특허변호사(퍼킨스 코이)는 “본안 소송 초반에 마무리할 수 있는 사안을 IPR 제도로 밀어붙이다 패소하면 오히려 특허권자만 유리해진다”고 지적했다. IPR 제도는 지난 2012년 미 특허법 개정 후 신설한 특허심판원(PTAB)에서 특허 무효를 따지는 절차다. 신속성과 전문성 때문에 주목받으면서 미 특허분쟁의 한 흐름으로 자리잡았다.
◇“IPR, 전문성·효율성 약속”
아이 변호사는 IPR 제도가 `전문성`과 `효율성`이 높다고 강조했다.
그는 “PTAB 소속 특허행정판사는 기술과 법률 전문성을 모두 갖췄다”며 “과도한 업무에 시달리는 연방법원 판사와 기술 배경지식이 부족한 배심원이 참여하는 법원 판단보다 전문성이 뛰어나다”고 설명했다.
아이 변호사 말처럼 특허소송 외에 다른 사건도 다루는 연방법원 판사와 달리 PTAB 판사는 특허 업무에만 전념할 수 있다. 평결 과정에서 고려해야 하는 배심원단 `감정`도 PTAB 판단에는 반영되지 않는다. 그는 또 “IPR 절차가 시작되면 12개월, 길게 잡아도 18개월이면 `최종서면결정`까지 끝나 평균 3년이 걸리는 소송보다 시간과 비용 모두 절약할 수 있다”고 말했다.
아이 변호사는 또 헤지펀드가 IPR 제도를 활용(?)한 사례도 소개했다. “헤지펀드가 특정 업체 특허에 무효심판을 청구해 주가 하락을 유도했다”는 것이다. 특허 가치가 주가에 반영되는 미 증권시장 특성을 이용해 헤지펀드가 무효심판을 청구하자 특허 무효화 가능성 때문에 실제로 주가가 내렸다.
◇“IPR, 상황 맞게 활용을”
아이 변호사는 이어 “기업이 IPR 절차를 상황에 맞게 `활용`해야 한다”고 주문했다. IPR 또한 적지않은 비용이 발생하고 때에 따라서는 오히려 손실을 안길 수 있어서다.
그는 “본안 소송 초반 청구항을 해석하는 절차인 `마크만(Markman) 청문회`에서 끝날 수도 있는 사안을 `벼랑 끝 대치`로 접근해 IPR 제도로 끝까지 밀어붙일 필요는 없다”고 설명했다. 더욱이 “IPR에서 패소하면 특허권자 권리가 오히려 더 강해져 본안 소송에서 불리해진다”고 덧붙였다. 특허권이 확고해졌으니 특허권자로서는 합의할 이유가 없다.
그는 이 때문에 “침해를 주장하는 특허권자 요구부터 정확히 파악해야 한다”고 말했다. 특허권자 요구사항이 실시료인지, 시장 퇴출인지에 따라 대응이 달라져야 한다는 설명이다.
아이 변호사는 “합의로 끝낼 수 있는 사례에는 굳이 IPR 절차에 의존할 필요가 없다”며 “특허권자와 자사 상황에 따라 본안 소송·국제무역위원회(ITC) 소송 등과 함께 IPR 절차를 어떻게 활용할 것인지 `셈법`을 정확히 하는 것이 바람직하다”고 당부했다.
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이기종 IP노믹스 기자 gjgj@etnews.com
