[고충곤의 재미있는 특허 이야기]<9>특허분쟁의 트로피 `손해 배상`

글로벌 특허 분쟁이 많아지면서 해외에서 높은 손해 배상 액수가 보도된다. 특허권자가 특허침해를 증명하면 금지명령이나 손해배상을 향유한다. 금지명령은 공장 문을 닫게 해 시장에서 퇴출시키겠다는 극단적인인 조치다. 손해배상은 시장에 남아 있으면서 금전적 보상을 하는 조치다. 금지명령 파장 때문에 미국에서는 경쟁 회사 간에는 금지명령이 가능하지만, 특허전문회사들이 관련된 비경쟁자 회사들 간에는 손해배상으로 해결하는 것이 이베이(ebay) 판례에 의하여 확립됐다. 손해배상액 산출은 과거에는 주먹구구식이었으나 이제는 경제학 이론에 근거한 합리적인 계산으로 바뀌고 있다.

손해배상은 `손실 이익(Lost Profit)`과 `합리적 로열티(Reasonable Royalty)`가 있다. 만일 침해행위가 없었다면 얻었을 이익과 실제 이익과 차이로 계산하는 손실이익은 제조설비나 판매망을 가진 특허권자에 제한된다. 예컨대 특허권자가 공장을 가지고 있지 않은 개인이나 대학이라면, 제조 능력이 없으므로 손실이익을 받을 수 없다.

손실 이익을 못 받더라도 최소한 합리적 로열티를 손해배상으로 받는다. 합리적 로열티란 침해 시점에서 가상으로 당사자들 간에 자발적 협상이 있었다면 얼마로 합의를 했을까를 말한다. 일반적으로 로열티는 `(판매 물량)x(로열티 기준)x(로열티 율)`로 계산한다.

로열티 기준은 일반적으로 특허 기능과 관련된 부품 가격이나 제품 기능 가치에 기초한다. 미국에서는 아직도 전체 시장가치 원칙에 의해 완제품 가격이 적용될 수 있으나, 특허 기능이 완제품 시장 수요를 결정하는 중요한 기능인 경우에만 적용한다.

예컨대 2008년 루센트는 날짜를 입력하는 기능에 관련된 특허를 가지고 마이크로소프트의 `MS 오피스 아웃룩`을 대상으로 특허 침해 소송을 제기했다. 루센트는 완제품 가격에 적용해 3억5000만달러를 요구했으나, 법원에서는 소비자가 MS 아웃룩을 구매하는 주된 이유는 날짜 입력 기능 때문이 아니므로 적절치 않기 때문에 결국 10분의 1 수준인 2600만달러로 판결되었다.

로열티율은 침해 시점에서 당사자간에 협상이 있었다면 어떤 비율로 정했을까를 따져본다. 업계에서 확립된 비율이 있지 않는 한, 판례에서 나온 15개 요인을 따진다. 과거에 동일 특허나 비슷한 특허의 라이선스 이력에서 쓰였던 비율이 가장 중요한 증거가 된다. 그러므로 과거에 특정대상에 무상으로 라이선스를 주었었다면, 현실적으로 로열티를 받기 힘든 중대한 결점이 된다.

우리와 달리, 미국에서는 고의적 침해가 증명된 경우 판사 재량에 의하여 실제 손해액의 3배까지 가중시킬 수 있다. 보상 성격을 넘어서 악의적인 불법행위가 장래에 되풀이 되지 못하도록 하는 징벌적 성격이다. 일련의 이유로 미국 특허 손해배상은 다른 나라에 비해 매우 고액이다. 과다한 손해배상에 대한 비판으로 특허법 개정 의견도 있었으나, 법원은 경제적 논리와 철저한 증거에 입각한 정확한 손해배상 산출로 이러한 우려에 적극적으로 대응하고 있다.

고충곤 인텔렉추얼 디스커버리 부사장(ck.ko@i-discovery.com)