“미국 특허심판원(PTAB) 무효심판(IPR) 활성화가 소송 비용에 영향을 미쳐 전체 분쟁 전략도 변화가 필요하다. 소송 관할지를 제한하는 대법원 판결로 미국 법인을 설립할 때도 유의할 점이 생겼다.”
31일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '글로벌 IP전략 2017'에서 이창훈 미국 특허변호사·변리사(아주)가 '미국 특허 소송, 싸움 아닌 비즈니스' 발표에서 강조한 지점이다. 서울 삼성동 코엑스에서 열린 이날 행사에서 이 변호사는 무효심판이 미국 특허 분쟁에 가져온 연쇄작용과 최근 판례를 소개했다.
그는 “특허심판원 무효심판 결과가 전체 소송 승패를 결정하면서 소송 비용도 큰 폭으로 변했다”면서 “2년새 특허 소송 비용은 급감한 반면에 무효심판 비용은 증가했다”고 밝혔다. 법원보다 비용부담이 적은 무효심판이 인기를 끌면서 소송을 원하는 이들이 줄었기 때문이다.
이 변호사는 “올해 미국 지식재산권법협회(AIPLA)가 발표한 자료를 보면 최근 2년간 소송가액 100만~2500만달러(약 11억~281억원)인 특허 침해 소송 변호사 비용은 300만달러(약 34억원)에서 170만달러(약 19억원)로 47% 내렸고, 소송가액 100만달러 미만인 사건 변호사 비용은 110만달러(약 12억원)에서 80만달러(약 9억원)로 27% 감소했다”면서 “무효심판 신청비용은 10만달러(약 1억원), 진행비용은 25만달러(약 3억원)”라고 부연했다.
전체 전략 차원에서 무효심판을 바라봐야 할 이유는 또 있다. 그는 “특허심판원이 무효심판 개시를 확정하면 심판을 신청했던 이해관계인은 무효심판에서 사용했거나 제기할 수 있었던 이유로는 특허청이나 국제무역위원회(ITC), 연방법원에서 다시 동일한 특허 무효를 다툴 수 없다(금반언)”면서 “무효심판이 개시되지 않는 비율이 32%라는 점도 유념해야 한다”고 밝혔다.
이어 “지난해 쿼조(Cuozzo) 사건에서 대법원이 무효심판에서 청구항은 명세서 기재내용에 비춰 합리적으로 가장 넓게 해석하고, 특허심판원의 무효심판 개시 여부 결정은 불복할 수 없다고 판결했다”고 덧붙였다.
최근 특허 소송 재판적(venue) 제한 판례도 중요하다. 그는 “5월 대법원이 피고 기업 소재지나 법인 설립 지역에 있는 법원에만 특허 침해 제소가 가능하다고 판단했다”면서 “미국에 진출하려는 기업은 특허 소송 가능성에 대비해 법인 소재지를 택해야 한다”고 밝혔다. 이어 “특허권자에게 유리한 텍사스동부법원에서 진행하는 소송을 피할 수 있어 피소된 국내 기업 입장에서는 유리한 판결”이라고 평가했다.
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이기종 IP노믹스 기자 gjgj@etnews.com
