[지적재산법 바로알기 15] 영업비밀과 직무발명의 상관관계

[법률사무소 민후 김경환 변호사]

회사의 임직원이 회사의 소중한 영업비밀을 직무발명으로서 자신의 이름으로 출원하여 공개시켰다면, 임직원에게 영업비밀침해죄가 성립할까? 이런 경우가 있을까 하고 의문을 제기할 수 있지만, 실제 영업비밀 소송에서 발생했던 사실이고, 겪은 적도 있다.

우선 간단하게 직무발명에 대하여 살펴보고자 한다. 직무발명이란 임직원이 회사의 업무에 관하여 발명을 한 경우를 가리킨다. 따라서 임직원이라도 회사의 업무 외의 내용에 대하여 발명을 한 경우에는 직무발명으로 보지 않는다.

직무발명이 회사의 임직원에 의하여 이루어진 경우의 그 권리 귀속 및 법적 취급은 두 가지 경우로 나누어 이해해야 한다(발명진흥법 참조)

첫째, 임직원의 직무발명에 대하여 회사가 권리를 가진다는 내용의 직무발명의 예약승계약정이 없는 경우에는, 우선 발명을 한 임직원에게 직무발명의 권리가 귀속된다. 이 경우 발명을 한 임직원은 지체 없이 회사에게 문서로써 승계 여부를 통지하여야 한다. 직무발명의 귀속은 전적으로 임직원의 의사에 달려 있다.

① 임직원으로부터 통지를 받은 회사와 임직원 사이에 쌍방의 동의에 의하여 회사로 직무발명을 승계하기로 하는 합의가 성립하게 되면, 이 계약에 의하여 직무발명은 회사에 귀속되고 임직원은 회사에 대하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있는 권리가 생긴다.

② 임직원으로부터 통지를 받은 회사와 임직원 사이에 회사로 직무발명을 승계하는 것에 대하여 일방이라도 반대하여 합의가 성립하지 않으면, 직무발명은 최종적으로 임직원에게 귀속되고 회사는 무상의 통상실시권을 가지게 된다.

둘째, 직무발명의 승계약정이 미리 마련된 경우에도 임직원은 발명 즉시 문서로써 회사에게 발명사실을 통지해 주어야 하고, 임직원의 통지에 대하여 회사는 4개월 안에 승계 여부를 결정하여 문서로써 통지해 주어야 한다.

① 회사가 4개월 안에 승계의 의사를 통지한 경우, 직무발명은 승계의사를 통지한 때로부터 회사에 귀속한다. 이 경우 임직원은 회사에 대하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있는 권리가 생긴다.

② 회사가 불승계 의사를 통지한 경우, 직무발명은 임직원에게 귀속되고, 회사는 무상의 통상실시권을 가진다.

③ 회사가 승계통지를 하지 않거나 4개월을 경과하여 한 경우 회사가 직무발명에 대한 권리승계를 포기한 것으로 보므로, 직무발명은 임직원에게 귀속되고, 회사는 임직원의 동의 없이는 무상의 통상실시권을 가지지 못한다.

본론으로 돌아가서, 직무발명을 행한 임직원이 직접 또는 제3자를 통하여 그 직무발명을 특허로 출원하여 공개해 버린 경우에 대하여 설명하고자 한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 참조).

첫째, 직무발명의 예약승계약정이 마련되어 있고 특허출원이 회사가 임직원의 직무발명에 대한 승계의사를 통지하기 이전에 특허출원이 이루어진 경우, 직무발명은 회사가 승계의사를 통지한 때로부터 승계된다고 보므로 특허출원 당시에는 아직 직무발명이 임직원에게 귀속된 상태이다. 따라서 임직원에 대하여는 영업비밀누설죄로 처벌할 수 없다.

다만 임직원이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 회사에게 알리지 않은 채 그 발명을 특허로 출원하였다면 이는 임무위배행위에 해당하므로 업무상배임죄로는 처벌할 수 있다. 한편 임직원이 출원한 발명의 내용에 직무발명 외의 회사의 영업비밀이 일부라도 포함된 경우에는 그 범위에 한하여 영업비밀누설죄로 처벌할 수 있다.

둘째, 직무발명의 예약승계약정이 마련되어 있고 회사가 임직원의 직무발명 승계의사를 밝힌 이후에 특허출원이 있는 경우, 직무발명은 이미 회사에게 귀속된 상태이므로, 임직원에 대하여 영업비밀누설죄와 업무상 배임죄를 적용할 수 있을 것이다.

셋째, 직무발명의 승계약정이 없는 경우는 결론이 단순하지 않다. 일단 임직원이 회사에 대하여 통지를 하였는지 여부도 범죄 성립에 영향을 주고, 회사와 임직원 중 누구에게 직무발명이 귀속되었는지에 따라 범죄 성립의 결론이 달라질 수 있다.

만일 직무발명이 임직원에게 귀속된 상태라면, 임직원에 대하여는 영업비밀누설죄가 성립할 수 없을 것이고, 반대로 직무발명이 회사에 귀속된 상태라면, 임직원에 대하여는 영업비밀누설죄가 성립할 수 있을 것이다.

넷째, 회사가 직무발명을 출원할 때까지 임직원은 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 할 의무(발명진흥법 제19조)를 부담하므로, 임의로 직무발명을 출원한 임직원에 대하여 직무발명공개죄(제58조)를 적용할 수 있다. 다만 회사가 직무발명을 승계하지 않기로 확정된 경우에는 위 범죄가 성립하지 않는다.

이 직무발명공개죄가 성립하기 위하여는 특허를 출원한 임직원에게 부정한 이익을 얻거나 회사에 손해를 가할 목적이 인정되어야 하고, 절차적으로 친고죄이므로 회사의 고소가 있어야 검사가 공소를 제기할 수 있다.

통상 이러한 공방은 회사가 임직원에 대하여 영업비밀누설을 주장하는 경우에, 임직원이 자신의 무죄를 입증하기 위하여 직무발명 출원을 거론하는 경우 발생하는 현상이다.

임직원의 특허출원에 대하여 회사가 영업비밀을 지키기 위해서는, 회사는 직무발명규정이나 사규, 근무규정을 마련하고, 임직원의 승계 여부 통지에 관하여 시간을 끌지 말고 조속하게 승계 여부를 문서통지로 확정하는 것이 바람직하다고 본다.

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