특허권자는 발명품의 생산, 사용, 판매 등 실시에 대해 배타권을 갖는다. 판매하는 행위 뿐 아니라 광고 등 판매를 위한 청약 행위와 외국에서 수입 행위도 포함된다. 배타권이란 타인이 허락 없이 실시하는 행위를 금지할 수 있는 부정적 권리다. 스스로 실시를 할 수 있는 긍정적 권리는 아니다. 가령 개량특허를 보유하더라도 타인이 원천특허를 보유한 경우, 원천 특허 라이선스를 받아야 실시를 할 수 있다.
특허권자 허락 없이 실시하면 당연히 직접 특허침해가 성립된다. 직접 침해하지는 않으나 간접적으로 침해를 할 수 있을까. 예컨대 특허권자 허락 없이 완제품을 생산한다면 당연히 침해이겠지만, 부품만을 생산한다면 침해가 성립되지 않는다. 실제로 많은 회사가 특허 침해를 우려해 완제품을 만들지 않고 부품만을 생산한다. 이는 건전한 산업구조 형태다.
그러나 특허제품 핵심 부품을 허락 없이 생산 공급한다면, 특허권자 입장은 어떨까. 새로운 램프에 대한 특허를 보유한 A는 완제품 회사 B에 핵심 부품인 버너를 공급한다. 그런데 다른 경쟁 부품회사 C가 B에게 싼 가격으로 버너를 공급하려 한다. A는 C를 특허로 견제할 수 있을까. A는 C가 핵심부품을 공급하여 직접침해에 기여했기 때문에 간접침해의 일종인 기여침해를 주장할 수 있다.
미국에서는 간접침해가 남용되는 것을 막기 위해, 간접 침해가 성립하려면 직접 침해의 존재가 전제 조건이다. 유명한 판례인데, 컨버터블톱 회사가 컨버터블 자동차에 쓰이는 커버에 대해 특허를 갖고 있었다. GM은 라이선스를 받았다. 제3의 회사 Aro가 컨버터블 커버용 천을 대체할 수 있는 천을 허락 없이 팔자, 컨버터블톱이 Aro를 기여침해로 소송했다. 핵심 부품을 허락 없이 제조 판매했다는 것이었다.
그러나 법원은 간접침해가 성립 안 된다고 판결했다. 소비자는 처음에는 GM에서 만든 천을 쓰다가 수리하는 경우 Aro 천을 사서 쓰게 되는데, GM이 합법적으로 라이선스를 받은 커버용 천을 정당하게 수리하는 경우이므로 직접 침해가 성립이 안 된다. 직접침해가 없으면 간접침해도 성립이 되지 않는다고 1961년 판결하였다.
1964년 동일한 특허를 포드 자동차에 적용한 소송에서는, 포드는 특허권자로부터 라이선스를 받지 않았다. 소비자는 처음에 포드에서 만든 커버용 천을 쓰는 것도 직접 침해이고, Aro 천으로 사서 수리하는 경우도 직접 침해가 된다. 직접침해가 존재하므로, Aro에게는 간접침해가 성립된다.
미국에서는 유도 침해도 간접 침해로 인정한다. 유도침해란 타인으로 하여금 직접 침해를 하도록 지시, 교사, 안내를 하는 행위를 말한다. 예컨대, 특허제품의 부품만을 허락 없이 제조한다면 직접침해가 성립하지 않지만, 키트로 만들어 쉽게 조립하는 안내문을 넣어서 판다면, 완제품 조립시 성립하는 직접침해를 유도한 것이 되므로, 간접침해가 성립한다.
고충곤 인텔렉추얼 디스커버리 부사장(ck.ko@i-discovery.com)
