상표 도용의 대응 및 예방 전락
정진길 해움특허법인 변리사
이전 칼럼에서는 브로커와 브로커에 의한 상표 도용 유형에 대하여 알아보았다. 이번 칼럼에서는 도용에 대한 대응과 예방전략에 대해 알아보고자 한다.
상표가 중국에서 도용된 것을 발견한 경우 상표권을 확보할 수 있는 가장 일반적인 전략은 다음과 같다.
도용상표가 등록되기 전 발견한 경우에는 가장 먼저 우선권 주장출원을 고려해볼 수 있다. 한국에 상표출원을 해 놓은 상태에서 도용상표가 한국 상표출원일보다 늦은 날 출원되었고, 발견한 시점이 한국 상표출원일로부터 6개월 이내인 경우, 한국 상표출원에 대하여 우선권을 주장하면서 중국에 동일한 상표를 출원하면 한국 상표출원일을 기준으로 심사를 받게 되므로 도용상표보다 출원일이 앞서게 되어 상표등록을 받을 수 있고, 도용상표가 선출원주의에 의하여 거절되게 된다.
그러나, 한국에 상표출원을 해두지 않았거나, 한국 상표출원일로부터 6개월이 지났다면 위와 같은 우선권 주장은 불가능하다. 이 경우에는 도용상표의 심사결과를 일단 기다리고, 심사를 통과하여 출원공고되는 경우 이의신청을 통하여 등록을 저지하는 방법을 생각할 수 있다. 이의신청기간은 출원공고일로부터 3개월 이내이다.
이의신청을 진행하는 경우 동일한 도용인의 재출원 또는 다른 제3자의 상표 도용의 위험성을 배제하기 위해 반드시 상표출원을 함께하여야 하는 점을 유념하여야 한다.
이의신청의 이유 중 가장 활용도가 높은 것은 다음과 같다.
A. 제4조(사용의사 부존재)
2019년 11월 시행 개정법에서 “실제 사용목적이 아닌”이라는 문구를 법조문에 추가하고, 이를 거절이유 및 무효사유로 하고 있어, 수백 개씩 상표를 보유하고 있는 기업형 브로커의 상표도용에 대응함에 있어서 적극적인 활용이 기대된다.
B. 제15조(대리인/계약관계에 의한 선점 금지)
중국 현지 거래처가 상표를 도용한 경우에 활용할 수 있다. 이 경우 거래관계 또는 계약사실을 객관적으로 증명할 자료를 제출하는 것이 가장 중요하다.
C. 제32조(선권리 저촉 및 일정한 영향력 있는 상표의 모방 금지)
로고 등에 대하여 저작권이 있는 경우, 이미 중국에서 상호로서의 사용을 하고 있거나, 상표로서 어느 정도의 인지도를 획득한 경우에는 본 규정의 활용을 고려해볼 수 있다.
도용상표가 등록된 후에 발견한 경우에는 먼저 무효선고 청구를 고려해볼 수 있다. 무효사유로는 상기의 이의신청 이유를 모두 활용할 수 있으며, 그에 더하여 제44조(사기 또는 기타 부정당한 수단으로의 상표등록 무효)를 청구이유로 주장할 수 있다는 점에서 이의신청과 차이가 있다.
제44조가 상표브로커의 도용상표를 무효시키기 위한 대표적 규정이라는 점에서 설령 이의신청에 실패했더라도 제44조를 강력하게 주장하면서 무효선고를 청구할 실익이 존재한다.
또한, 타인의 상표를 도용하는 상표브로커들은 상표등록을 받아만 두고 실제로 사용을 하지 않는 경우가 많다. 따라서 등록일로부터 3년이 지난 상표라면 상표국에 불사용취소 신청을 하는 것을 생각해볼 수 있다. 불사용취소 신청에서 상대방이 답변서를 제출하지 않으면 상표권은 취소되며, 답변서와 사용증거를 제출하더라도 그 내용으로 등록상표를 실제로 정당하게 사용하고 있지 않은 것으로 인정되는 경우에도 상표는 취소된다.
한편, 우리나라와는 다르게 상대방의 답변서 및 사용증거를 상표국에서 송달해주지 않으므로 심리에 실질적으로 관여할 수는 없다.
위와 같은 무효선고 청구 및 불사용취소 신청을 하는 경우에도, 동일한 도용인의 재출원 또는 다른 제3자의 상표 도용의 위험성을 배제하기 위해 반드시 상표출원을 함께하여야 하는 점을 유념하여야 한다.
무효선고의 가능성이 낮고, 불사용취소신청이 불가능한 경우에 현실적으로 상표권을 회복할 수 있는 유일한 방법은 그 상표권에 대한 양도협상을 하는 것이다. 또한, 무효선고에서의 승소가능성이 높더라도 그 결과가 나오기까지는 보통 적게는 1년, 행정소송까지 간다면 2년 이상이 소요되기도 하며, 무효선고 절차를 수행하기 위하여 소요되는 법률비용도 상당하므로 양도협상을 시도하여 성사시키는 것이 상표권을 명확하고 신속하게 회복할 수 있는 실리적인 방법이다.
최근에는 과도한 양도대금을 요구하는 경우 상표권 도용을 당한 업체에서 협상을 포기하고, 무효 및 취소 등의 방법으로 상표권 소멸을 적극적으로 시도해오는 것을 브로커들도 잘 알고 있어서 비현실적인 큰 금액보다는 수 백만원에서 2천만원 이내의 양도대금을 요구하는 경우가 많은 것으로 파악된다. 다만 해당 상표의 가치와 중요성, 브로커의 성향에 따라 양도대금에 큰 차이가 있을 수 있다.
양도협상이 성사되는 경우 양도대금은 2회에 나누어 지급하는 것이 바람직하다. 1회차 양도대금은 양도계약서 및 상표국에 제출할 양도서류에의 날인이 완료된 시점에 지급하고, 2회차 양도대금은 상표국으로부터 양도서류에 아무런 하자가 없다는 접수통지서를 접수한 때에 지급하는 것이 일반적이다. 양도대금을 처음에 모두 지급한 후, 혹시 상표국에서 양도서류에 대한 보완을 요청한다면 이미 대금을 모두 수령한 상대방은 서류의 보완과 관련된 협조에 소극적일 수 있기 때문이다.
한편, 중국의 거래처 등에서 상표등록증을 요구하고, 국내기업으로서 그 거래처와의 계약이 사업상 놓칠 수 없는 중요한 것인 경우가 있다. 양도서류를 제출하면 바로 양도가 완료되는 것으로 알고 있기도 한데, 중국에서는 양도서류를 제출한 후 양도가 완료되어 등록증을 받기까지 약 9개월 정도의 시간이 소요되기 때문에 중요한 계약에 장애가 될 수 있다는 점을 염두에 두는 것이 좋다.
따라서 사업상 필요가 있다면 양도협상 및 양도서류 제출을 신속히 진행하고, 양도접수증이라도 거래처에 제시하는 것을 추천하며, 시간적 여유가 되지 않는다면 양도계약서와 양도신청서류를 거래처에 제시하여 상표 양도절차가 무난하게 완료될 것이라는 믿음을 주는 것이 필요하다.
중국에서 상표를 일단 도용당하면 상표권을 회복하기 위한 전략이 성공할 것인지 여부에 대한 불확실성을 안은 채 많은 시간과 비용을 소모할 수 밖에 없다. 따라서 상표를 도용당하지 않는 것이 최선이다. 선출원주의 하에서 상표 도용을 예방하기 위해서는 가능한 신속히 상표출원을 하는 방법밖에 없다. 따라서 국내에서의 상품 출시 및 서비스의 런칭 전에 국내 출원과 중국 출원을 동시에 진행하는 것이 가장 바람직하며, 혹시라도 동시 진행이 어렵다면 적어도 국내에 상표를 출원하고 6개월 이내에 우선권 주장을 하면서 중국에 출원하는 것을 추천한다.
또한, 상표출원을 함에 있어서는 영문, 중문, 한글, 로고 상표 모두를 출원 고려대상에 포함시켜야 하며, 현재 사업대상이 되는 상품뿐만 아니라, 사업을 확장할 가능성이 있는 상품 또는 서비스도 포함시키고, 제3자가 동일한 상표를 상품을 판매하는 플랫폼에 사용하는 것을 방어하기 위하여 제35류(타인을 위한 판매대행업 등)에도 상표출원을 하는 것이 바람직하다.
중국 정부 및 심사국에서 상표브로커를 적극적으로 단속하고자 하는 의지를 천명하였지만 여전히 중국은 상표브로커들이 활개를 치고 있고, 국내기업들의 피해도 막대한 상황이다. 이러한 상황 속에서 적어도 우리 기업들이 마케팅, 유통판로 개척 등 신경 써야 할 다른 부분이 많다는 이유로 중국에서의 상표출원을 미루다가 상표를 빼앗기는 일이 없기를 바라며, 중국 상표권 확보의 필요성과 위험성에 대하여 확실히 인지하고 전문가의 적절한 조언을 받아 중국 상표권 확보에 만전을 기하였으면 한다.
