현재 중국내 무단 상표 선점에 관한 문제가 많이 발생하고 있습니다. 특허청에 따르면 중국에서 한국 상표를 무단으로 선점한 누적건수가 1200건 이상을 웃돌고 있습니다.
이러한 중국내 무단 상표 선점은 중국 시장에 진출하고자 하는 국내의 중소기업에 큰 골칫거리가 될 수밖에 없습니다.
예를 들면, 지난 2015년 중국 진출을 본격적으로 추진한 설빙의 경우, 이미 중국 상하이에 설빙의 로고와 메뉴 등을 베낀 가짜 매장이 존재하여 중국내의 상표권 획득이 어려워지게 되었고, 이로 인해 설빙과 마스터 프랜차이즈 계약을 맺은 상하이아빙식품무역은 설빙이 상표권 관리를 제대로 안 한 탓에 영업할 수 없게 되었다며 소송을 걸었고 설빙 역시 상하이아빙식품 무역이 계약한 로열티를 지급하지 않은 것을 이유로 맞서게 되었습니다.
이처럼, 상표로 인한 분쟁으로 인해 소송에 휘말리게 되면, 시간 및 비용적인 측면에서의 출혈이 생기게 되고, 이로 인해 해외 시장 진출 자체가 어려워지게 되며, 이러한 분쟁을 경험한 중소기업은 아예 해외 시장 진출을 접게 되어 국가적 차원에서도 그 손실이 커지게 됩니다.
이에 따라, 중국내 무단 상표 선점을 예방하기 위해 정부 차원에서 해외 상표 출원을 지원하는 사업을 시행하여 많은 중소기업의 해외상표 출원을 장려하고 있습니다.
즉, 중국내 무단 상표 선점을 예방할 수 있는 가장 최선의 대응책은 발 빠르게 중국 상표 출원을 진행하는 것입니다.
다만, 중소기업 입장에서는 처음부터 해외상표 출원을 진행하고자 하는 것 자체가 부담이 될 수밖에 없고, 이렇게 저렇게 해외상표 출원을 미루다보면 무단 선점 당하기 일쑤입니다. 이에 따라, 만약 국내 중소기업의 상표가 중국에서 무단 선점되었을 경우에 대한 대응책을 소개해보고자 합니다.
구체적으로, 중국내 무단선점 상표가 아직 등록되지 않고 출원 중인 경우와 이미 등록이 된 경우로 나누어볼 수 있습니다.
우선, 중국내 무단선점 상표가 아직 등록되지 않고 출원 중인 경우에는 공고 기간 내에 즉시 이의신청을 제출해야 합니다. 이때, 무단선점 상표의 출원인이 대량의 상표에 대한 권리를 획득한 후 실제로 사용하지도 않고, 적극적으로 상표 매입을 권유하여 양도수수료를 요구하는지 등을 입증하여 이의신청을 하게 되면 그 효과가 좋습니다.
또한, 악의가 분명하다고 판단될 경우에는 중국 국가지식재산권국 종합사무국에 서면으로 설명서를 제출하여, 중국 상표국이 능동적으로 해당 무단선점 상표를 거절하도록 청구하는 방안도 있습니다.
한편, 중국내 무단선점 상표가 이미 등록이 된 경우에는 등록된지 5년 미만인 경우와 등록된지 5년이 경과된 경우로 나누어볼 수 있습니다.
구체적으로, 중국내 무단선점 상표가 등록된지 5년 미만인 경우에는, 악의를 입증할만한 자료를 수집하여 최대한 빨리 무효 심판을 청구하여야 합니다. 무효 심판 제출 후라도 3개월 내에는 보충 증거를 제출할 수 있으므로, 일단 신속히 무효 심판을 청구하는 것이 중요합니다.
그러나, 중국내 무단선점 상표가 등록된지 5년이 경과된 경우에는, 국내 중소기업이 자신의 상표가 중국에서 저명한 상표의 수준에 도달하였고 상대방 즉, 무단상표의 상표권자가 악의적으로 등록한 것을 증명할 정도가 된다면 무효심판을 청구할 수 있습니다.
이와 같이, 중국내 무단선점 상표가 등록된 이후의 경과 기간에 따라, 국내 중소기업의 입증책임이 달라지므로, 자신의 상표가 중국내 무단선점 되었는지 여부를 모니터링해보는 것이 중요하다고 생각됩니다.
한편, 상술한 무효심판과 동시에, 무단선점 상표의 사용 상태를 파악하여 만약 3년 동안 사용되지 않았다는 사실이 판단된다면, 불사용 취소심판을 청구할 수 있습니다.
또한, 중국내 무단선점 상표가 악의적으로 등록되었음을 파악하기 위해서는, 악의적인 상표 선점의 방식이 무엇인지를 파악해둘 필요가 있습니다. 이와 관련하여 몇 가지 선점 방식을 소개해드리면 다음과 같습니다.
1) 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스업에서, 상표명의 앞 또는 뒤에 단어를 추가하는 방법으로서, 타인의 비교적 높은 지명도를 가진 상표를 완전히 포함시켜 사용함으로서 고의적으로 혼동을 일으키는 방식입니다.
2) 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스업에서, 타인의 비교적 높은 지명도를 가진 상표를 변형시켜 고의적으로 혼동을 일으키는 방식입니다.
3) 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스업에서, 타인의 비교적 높은 지명도를 가진 상표를 분할하여 등록하고, 등록 이후 다시 조합하여 사용함으로서 고의적으로 혼동을 일으키는 방식입니다.
4) 비유사한 상품 또는 서비스업에서, 타인의 비교적 높은 지명도를 가진 상표와 동일한 상표를 악의적으로 사용함으로써, 악의적으로 타인의 명성에 편승하고자 하는 방식입니다.
지금까지 국내 중소기업의 상표가 중국내에서 무단 선점된 경우에 대한 대응책을 설명드렸습니다. 그럼에도 불구하고, 가장 중요한 것은 자신의 상표가 무단 선점되는 것을 예방하는 것입니다.
앞서 말씀드렸듯이, 확실한 예방은 중국 상표 출원을 신속히 진행하는 것이고, 가능하다면 유사한 범위에 대해 포괄적으로 상표를 등록해두는 것이 가장 좋습니다.
또한, 자신의 상표에 대한 지속적인 모니터링을 수행하는 것이 중요한바, 국내 또는 중국 현지대리인을 통해 동일 또는 유사한 상표의 공고상황, 출원 상황, 침해 상황 등을 감시하며, 발견되는 경우 즉시, 이의신청, 무효심판, 침해소송 등의 구제 조치를 취해야 할 것입니다.
