남정모 특허법인 리앤목 변리사
기술을 개발한 기업은 스스로 사업화를 하기도 하지만, 개발한 기술을 타인에게 양도하거나 라이선싱을 부여하여 수익을 창출하기도 한다. 기술거래 과정에서는 기술 내용에 관한 설명이 필연적으로 수반되며, 이때 기술유출이 발생할 수 있다. 또한, 경제적 종속관계를 갖는 대기업이 기술거래의 상대방일 경우에는 기술탈취가 발생할 가능성도 있다.
특히, 법률적 지식과 인력이 상대적으로 부족한 중소기업은, 부당한 기술자료 요구에 대한 거부, 비밀유지협약서 체결 등 정당한 권리를 주장하지 못하는 경우도 많다. 또한, 기술의 경제적 가치를 제대로 인정받지 못하고 정당한 대가를 받지 못하는 사례, 및 기술유출, 기술탈취를 이유로 소송이 제기되었을 때 증거자료가 불충분한 사례도 다수 발생한다.
기술신탁은 기술을 보호하며 기술 거래를 성공시키는 해법이 될 수 있다. 기술신탁이란, 중소기업 등이 보유한 기술을 기술신탁관리기관에 위탁하면, 위탁된 기술의 관리, 이전, 라이선싱 등을 기술관리기관이 대행하는 것을 말한다.
통상 신탁이란, 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기하여, 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산을 이전하거나 처분 등을 하고, 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 등을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 의미한다.
예컨대, 위탁자(고객)가 부동산, 금전 등의 재산권을 수탁자(신탁회사)에게 이전, 처분하면 수탁자는 이를 운용하여 수수료를 제외한 수익을 수익자(또는 위탁자)에게 지급하는 형태가 대표적이다.
신탁은 통상 부동산, 금전, 등의 자산을 관리하는 방법으로 활용되었는데, 기술신탁은 특허권 등의 지식재산권을 신탁 재산으로 한 것이라고 할 수 있다. 기술신탁에 의하면, 특허권 등의 기술을 가진 중소기업 등이 위탁자가 되며, 해당 기술을 위탁받은 기술신탁관리기관이 수탁자가 된다. 예컨대, 특허권에 관한 기술신탁계약이 체결되면 위탁자가 갖는 특허의 소유권이 수탁자에게 이전된다. 따라서 대외적으로 보면 특허의 소유권을 수탁자가 갖는 것으로 표시된다.
그러나 위탁자와 수탁자 사이의 관계는 신탁계약 내용에 의해서 정해진다. 즉, 신탁계약 내용에 따라서 수탁자가 특허권의 연차료 납부, 보호관리, 양도 및 라이선싱 등을 수행하게 된다.
여기서 특히 주목할 점은, 신탁된 특허의 양도 및 라이선싱을 기술신탁관리기관이 중개한다는 점이다. 즉, 기술신탁관리기관은 수탁된 특허를 이전받을 이전기업을 물색하고, 외부 법률전문가, 기술거래 전문가 등을 활용하여 이전기업에게 특허를 양도하거나 라이선싱을 한다.
이러한 양도 및 라이선싱에서 발생한 수익은, 수수료를 제외하고 위탁자인 원 특허권자(또는, 제3자)에게 제공된다.
따라서 기술신탁을 이용하면, 법률전문가 및 기술거래 전문가를 통해 기술거래가 이루어지므로 기술유출 및 탈취를 미연에 방지할 수 있게 된다. 또한, 기술유출 또는 기술탈취가 발생하더라도, 기술신탁관리기관에 기술을 신탁했다는 기록이 있으면 소송에서 해당 기술의 보유자임을 증명할 수 있으므로, 소송에서 유리하다.
아울러, 신탁된 특허에 대해 분쟁이 발생하면 기술신탁관리기관으로부터 소송과 협상을 지원받을 수도 있다. 또한, 특허권의 원 소유자 대신 기술신탁관리기관이 이전기업을 물색하므로 기술거래 상대방을 찾는 노력이 경감되며, 전문가를 통해 기술거래가 이루어지므로 거래되는 기술의 가치에 부합하는 정당한 대가를 받을 수도 있다.
기술신탁의 수탁자가 될 수 있는 기술신탁관리기관 중 하나로, 기술보증기금이 있다. 기술보증기금은 다수의 중소기업과의 접점을 갖고 기술평가 시스템 및 기술이전 인프라를 보유하고 있으므로, 중소기업을 대상으로 하는 기술신탁관리업무에 유리한 조건을 갖춘 것으로 평가 받고 있다.
또한, 연구소 및 대학의 미활용 특허를 주요 신탁대상으로 한 기존의 기술신탁관리기관과 달리, 기술보증기금은 중소기업이 보유한 특허 위주로 신탁 제도를 운용하고 있으므로, 접근성 및 활용 가능성 면에서도 중소기업 관계자들에게 특히 유리하다.
기술보증기금에 특허를 신탁하면, 기술보증기금이 기술이전에 관한 중개서비스를 지원하며, 신탁된 특허에 관해 분쟁이 발생했을 때, 기술보증기금이 당사자로서 소송을 수행한다. 따라서 기술거래 과정에서 발생할 수 있는 기술유출 및 기술탈취를 미연에 방지할 수 있다. 아울러, 신탁된 특허의 연차료 납부에 관한 기일관리를 기술보증기금이 대행하며 연차료 부분 지원 혜택을 부여하므로, 특허권 관리를 위한 노력과 비용이 경감될 수 있다.
또한, 특허의 소유권이 기술보증기금에 이전되더라도 기술보증기금의 기술평가제도(벤처기업확인, 이노비즈기업 선정 등)를 이용 시, 신탁특허를 모두 보유특허로 인정받을 수 있으므로 유리하다. 뿐만 아니라, 기술이전 과정에서 필요한 자금을 IP 인수보증을 통해 지원받는 금융수혜를 누릴 수도 있다.
이상과 같이, 기술신탁은 중소기업이 보유한 특허기술의 유출이나 탈취를 방지하며 정당한 대가를 받고 기술을 이전할 수 있도록 하는 장치가 될 수 있다. 또한, 특허권 관리에 따른 비용 및 노력을 절감하고, 금융혜택을 받는 등의 부가적 이익을 향유할 수도 있다.
다만, 전용실시권 또는 통상실시권이 설정된 기술, 질권 또는 양도담보권이 설정된 기술 등의 경우에는 기술신탁 대상에서 제외되며, 기술보유자에 대하여 파산, 회생 등이 신청 또는 개시된 경우 등과 같이 위탁자에게 일정 사유가 있는 경우 기술신탁이 제한된다. 따라서 기술신탁을 고려하는 기업은 기술신탁의 요건 충족 여부를 사전에 세밀히 검토해 보아야 한다.
