4차 산업혁명 시대에 지식재산권 중 가장 중요한 특허와 관련해 어떤 행위가 특허 침해로 인정받는지에 대한 이해가 의외로 미흡하다. 특허 침해 행위를 간단히 설명하면 특허권자 승낙을 받지 않고 특허발명을 실시하는 행위를 말한다. 이러한 침해 행위는 직접 특허발명을 실시하는 직접 침해와, 특허발명에만 사용되는 물품을 제조판매하는 것처럼 특허발명을 실질적으로 침해하는 간접 침해로 나뉜다. 간접 침해 법적 효과도 직접 침해와 동일하게 취급한다. 물론 우리나라는 일본과 달리 간접 침해는 대법원 판례에 의해 형사 처벌 대상은 아니다.
먼저 특허 침해가 되기 위해서는 청구범위에 기재한 구성요소 모두를 포함해 특허발명을 실시해야 한다. 따라서 청구항 중 일부라도 누락이 있거나 생략된다면 원칙적으로는 특허 침해가 아니다. 그러나 일부 구성요소가 누락, 변경, 생략됐다고 해도 일정한 경우에는 균등론 즉 실질적으로는 구성요소를 모두 포함한 것으로 보아 특허침해로 해석한다.
이와 관련해 문리적 해석으로는 특허 침해가 아니지만 실질적으로 특허 침해로 보는 균등론 입장은 과제 해결 원리의 동일성, 치환자명성, 자유실시기술 항변, 출원경과금반언 원칙을 적용해 판단한다. 당해 기술 분야 통상의 기술자 입장에서 볼 때 특별히 어렵지 않고 용이한 정도의 변형이면 실질적인 차이가 없다고 보아 특허 침해로 판단하는 것이다. 다만 구체적 사건에서 법원이 균등론을 적용해 침해로 인정할지 여부는 다소 불확실성과 모호함이 있다. 따라서 침해를 주장하는 자와 반박하는 자 모두 해당 기술 분야 통상의 기술자 시각에서 이러한 변형 등의 자명성을 얼마나 효과적으로 주장하고 이를 뒷받침하는 객관적 자료를 제대로 제출해 법원을 설득할 수 있는지가 관건이다.
다만 특허 침해를 주장하려면 먼저 적법하고 유효한 특허권을 보유해야 한다. 따라서 특허 침해 피의자는 이 부분에 대한 항변이 가장 중요하다. 무효심판이나 권리범위심판 등을 통해 특허권자가 주장하는 특허가 유효하지 않고, 나아가 유효한 특허라도 청구항에 기재된 권리범위에 해당하지 않는다는 주장이 필요하기 때문이다. 물론 특허심판원 심판 절차를 거치지 않고 재판의 전제 사실로 주장해 법원 판단을 받을 수도 있다. 유의할 점은 특허심판원의 무효심판이나 권리범위심판의 결정은 법원을 구속할 수 없다는 점이다. 여기에 근거해 이러한 절차가 중복이기 때문에 폐지해야 한다는 주장도 강력하게 제기되고 있다. 나아가 특허 침해에 의한 손해배상을 청구하려면 위법한 특허 침해 행위로 실제 손해가 발생해야 하고, 침해 행위와 실제 손해액 사이에 상당한 인과관계가 추가로 입증돼야 한다.
특허 침해 유형은 앞서 살펴본 바와 같이 문리적 해석상 모든 청구요소를 실시한 직접 침해 행위와, 일부 구성요소가 변형됐지만 실질적으로는 모든 구성요소를 실시한 것으로 보는 간접 침해 행위(균등론)로 나뉜다. 추가적으로 이용침해는 기존 특허발명의 구성요소를 모두 사용하고 구성요소를 추가해 특허권을 취득한 경우 발생하는 침해 문제를 말한다. 일반적이고 비근한 예가 촉매를 통한 화학발명특허다. 기존 발명에 촉매를 추가한 행위로 수율이 현저하게 상승하는 경우 기존 특허 침해가 될 수 있다. 이 경우는 종전 특허권자의 승낙 내지 실시권을 얻거나 크로스 라이선스를 통해 상생을 도모하는 것이 일반적이다.
그리고 우회침해라는 것은 특허 침해를 피하고자 부가공정을 추가하는 사례 등을 지칭한다. 우회침해 역시 균등론으로 침해 여부를 판단하면 된다. 다만 선택발명의 경우 개념이 다소 복잡하고 애매하지만 광의의 균등론 등의 원칙에 입각해 선택발명이 선행특허발명의 기술사상을 그대로 이용한 것으로 평가할 수 있는지 여부에 따라 판단하면 된다.
디지털 시대에 특허는 어느 영역보다 중요하다. 전문적인 부분은 특허법률전문가에게 맡기더라도 기본적인 특허 침해 이해는 일반적으로 갖춰야 할 필수소양이다. 따라서 범사회적 교육시스템 같은 사회 지원 인프라 구축 등도 재점검할 필요가 있다.
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변호사 김승열 대한중재인협회 수석부협회장(차기회장지명인) ksy@lawksy.com
