[지적재산법 바로알기 22] 미국의 특허괴물 규제 동향 (2)

[법률사무소 민후 김경환ㆍ최주선 변호사]

Patent Quality Improvement Act : 2013년 5월 6일 제안

2013년 5월 6일 상원의원 처크 슈머(Chuck Schumer)에 의하여 제안된 이 법안은 법원이 아닌 특허청이 직접 허술한 청구범위를 심사할 수 있게 함에 그 특징이 있다. 즉 AIA에 도입된 등록 이후 재심사제도(Post-Grant Review)의 특칙인 『CBM(Covered Business Method) 특허에 관한 한시적 프로그램』을 수정함으로써 그 대상과 기간을 넓혔다.

AIA는 『CBM 특허에 관한 한시적 프로그램』을 도입하여 무효사유가 있는 CBM 특허에 관하여 특허등록 이후 9개월이라는 제한 없이 법원이 아닌 특허청에서 무효에 관한 결과를 얻을 수 있게 하였지만, 이 제도는 한시적인 제도로서 8년 이후에 소멸될 예정이며, 그 범위도 모든 영업발명이 아니라 금융에 관한 영업발명에 한정되어 있는 것이 문제점으로 지적되었다.

이에 Patent Quality Improvement Act는 8년의 한시를 없애 영구적인 제도로 변경시키고자 하였으며, 더불어 금융에 관한 영업발명에서 모든 형태의 사업(enterprise)에 관한 영업발명으로 그 대상을 넓히고자 하였다.

특허괴물에 대한 방어가 가능함에도 불구하고, 그 비용이 과다하고 시간이 많이 소요된다면 방어기업 입장에서는 엄두를 못 내고 화해나 조정을 할 가능성이 있다. 하지만 위 한시적 프로그램으로 인하여 방어기업은 적은 비용과 짧은 시간을 들이고도 효율적인 방어를 할 수 있게 되었다. 특히 한시를 영구로 변경한 이 법안이 입법화된다면 특허괴물 입장에서는 더 큰 부담으로 작용할 수 있을 것이다.

End Anonymous Patents Act : 2013년 5월 17일 제안

2013년 5월 17일, 명의신탁ㆍ소송신탁 등의 방법으로 특허권리자를 불분명하게 한 다음 공격을 시도하는 특허괴물의 공격 형태를 방지하고자 하원의원 테드 도이치(Ted Deutch)는 권리자의 투명성을 제고하는 End Anonymous Patents Act를 제안하여, 특허권리자의 변경시 등록의무를 부과하였다.

실제로 대표적인 특허괴물인 IV(Intellectual Ventures)는 2,000개의 쉘컴퍼니(shell companies)를 운영하고 있다고 하며, 누가 권리자인지 등록원부만으로 파악이 안 되는 관계로 라이선스 취득이 쉽지 않아 의도하지 않게 특허권을 침해하는 현상도 발생하고 있다.

이 법안은 출원ㆍ권리취득ㆍ양도시 실질적인 권리자를 명의자로서 등록ㆍ공개하도록 의무화하고 있고 공개ㆍ등록 의무자의 범위를 되도록 넓혀서, 부정확하고 불완전한 미국 특허청의 등록원부에 대한 투명성을 높이고, 이를 기초로 합법적인 라이선스 계약을 촉진시킴으로써 특허침해 소송이나 분쟁 수를 줄이고자 주력하였다.

Vermont Patent Troll Law : 2013년 5월 22일 통과

Vermont Patent Troll Law는 단순한 법안은 아니고 이미 주의회를 통과하여 2013년 7월 1일부터 시행된 법률이다. 버몬트 주지사인 피터 슘린(Peter Shumlin)은 특허괴물에 의하여 수많은 버몬트주의 중소기업들이 시달리는 것을 보고, 미국에서 최초로 특허괴물의 악의의 특허침해 주장을 금지하는 획기적인 법률에 서명하였다.

이 법률은 ① 악의의 특허침해 주장(Bad Faith Assertions of Patent Infringement)에 대한 판단기준을 매우 자세하게 제시하고 있고, ② 이러한 특허침해 주장은 허용되지 않는다는 대원칙을 세웠으며, ③ 상대방이 악의의 특허침해 주장 가능성을 입증하면, 법원은 소제기 기업에게 보증금을 납입할 수 있도록 하였고, ④ 악의의 특허침해 주장자는 상대방에게 손해배상 의무 등을 부담하게 하였으며 이 손해배상 소송에서는 징벌적 손해배상까지 인정하고 있다.

한 마디로 이 법률은 특허괴물의 악의적 특허침해 주장에 대항하여 버몬트의 기업을 수호하려는 버몬트 주정부 및 주의회의 강한 의지를 엿볼 수 있는 법률이라 할 수 있다.

Patent Abuse Reduction Act : 2013년 5월 22일 제안

2013년 5월 22일, 상원의원 존 코닌(John Cornyn)은 특허권자의 권리남용을 막을 수 있는 제반조치가 포함된 Patent Abuse Reduction Act를 제안하였다. 이 법안은 특허괴물의 문제에 관하여 매우 체계적이고 종합적인 접근을 하였기에 그 어떤 법안보다도 뜨거운 반응을 보였다.

이 법안의 주요 내용은, ① 원고인 특허괴물의 청구 내용은 명확하게 정리ㆍ특정하여야 하고, ② 피고는 관련성 있는 쉘컴퍼니를 묶어서 소송을 진행할 수 있으며, ③ 원고의 청구내용이 어느 정도 명확하게 밝혀질 때까지 디스커버리 절차를 본격적으로 개시하지 않고, ④ 패소 당사자는 변호사 비용을 포함한 소송비용을 승소 당사자에게 지급하되, 다만 피고 기업이 이전에 쉘컴퍼니와 합의를 한 전력은 고려하지 않는다는 것이다.

이 법안이 통과되면, 모호한 청구에 대하여 끊임없이 추측을 하면서 방어를 하여야 하는 피고의 고충이 해결될 수 있으며, 특허괴물의 여러 쉘컴퍼니를 이용한 소모성 소송 관행을 막을 수 있고, 디스커버리 절차 개시를 유보시킴으로써 방어기업의 불필요한 비용발생을 방지할 수 있으며, 소송비용 패소자 부담 원칙에 따라 특허괴물의 소송비용에 대한 진지한 고려가 생기게 될 것으로 예상한다.

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