미국 대법원이 20일(현지시간) 특허심판원(PTAB)의 IPR(Inter Partes Review) 무효심판 청구항 해석 기준을 현재 `최광의 해석`(BRI, Broadest Reasonable Interpretation)으로 유지한다고 결정했다. 아울러 특허심판원의 무효심판 개시 결정은 항소 대상이 아니라는 판결을 내렸다. 이에 IPR 신청이 더욱 늘어날 전망이다.
◇ `Cuozzo Speed Technologies V. Lee` 사건
지난 2012년, Garmin사는 Cuozzo사의 `속도제한표지` 관련 특허를 IPR 무효심판 청구했다. 이 때 Garmin은 청구항 10항·14항을 제외한 17항에 대해서만 무효를 주장했다. 그러나 특허청은 임의로 청구항 17항이 10항과 14항의 종속항이라고 판단해, 세 청구항에 전부에 무효심판을 개시했다. 결국 특허청은 청구항 10항과 14항, 17항 전부를 최종 무효시켰다.
이에 Cuozzo사가 항소심에서 청구항 10항·14항 개시 결정에 반박했으나, 항소법원은 “특허법 제314(d)조에 의해서 `무효심판 개시 시비`에 대한 것은 최종 결정이고 항소심 대상이 될 수 없다(final and non-appealable)”라고 판결했다. 대법원도 이번 판결에서 이를 다수의견으로 확정했다.
또 Cuozzo사는 “특허청은 무효심판 시 `최광의 청구항 해석 기준`을 적용할 권한이 없다”고 주장했으나, 대법원은 이를 만장일치로 거절하고 특허청의 권한을 인정했다.
◇ 대법원 판결과 배경
미국 특허법은 무효심판 청구범위 해석 기준을 명시 않는다. 대신, 특허법 316조를 통해 `특허청이 무효심판 제도 관련 규정을 제정할수 있는 권한`을 부여한다. 이에 특허청은 시행령을 통해 `최광의 해석 기준`을 적용하고 있다. 반면에 법원은 무효 소송 시 `필립스(Phillips) 판례법`에 따라 `단어의 일반적 의미`(ordinary meaning)를 기준으로 청구항을 좁게 해석한다.
Cuozzo사는 “무효심판은 법원에서 진행하는 무효 소송과 비슷한 제도이므로, 법원에서 적용하는 청구항 해석 기준을 따라야 한다”고 주장했지만 대법원은 이를 받아들이지 않았다. 특허청 무효심판은 법원 소송과 성격이 다르며, 특허청 내 △등록심사 △재심사 △저촉 심판 등에서 100년 넘게 적용해왔던 최광의 해석을 통일성 있게 적용해야 한다는 결정이다.
특히 대법원은 무효심판은 정책적으로 “특허 독점권은 합법적인(legitimate) 권리 범위 안에서 행해져야 한다는 공공의 이익”을 보호하기 위한 제도임을 강조했다.
대법원은 또 “심판 진행 중엔 청구항 보정이 자유롭지 못해 `최광의 해석 기준`이 합당하지 않다”는 Cuozzo사의 주장을 부정했다. 특허권자가 `청구항 보정 허락 요청`(motion to amend)을 할 수 있어 해당 주장은 타당하지 않다는 판단이다. 대법원은 “심판 진행 시 Cuozzo가 보정을 요청한 청구항은 특허성이 없어 보정이 거부된 것”이라며 해당 결정이 타당했다고 밝혔다.
◇ 향후 IPR 무효심판 증가 예상
청구항 해석 기준이 넓어 특허를 무효시키기 쉬운 장점 때문에 최근 IPR 무효심판이 많이 활용된다. 특히 침해 소송을 당하는 기업에서는 방어 전략으로 이를 많이 이용한다. 실제로 지난 4월 말 기준 특허심판원에 접수된 IPR 무효심판 신청은 총 4424건이고, 이 중 3009건이 해결됐다. 최종 판결을 받은 사건은 943건이다.
최종 판결 사건 중 `전체 청구항 무효`가 681건으로 72%를 차지했다. `부분 무효`와 `전체 청구항 유효`는 각각 14%씩이다. IPR 신청 후 최종 판결까지 진행된 특허 중에서, 전체 청구항 무효율이 72%로 상당한 비율을 차지한다.
법원에서는 등록 청구항은 `유효라고 가정`(presumption of validity)하기 때문에, `분명하고 확실한 증거`(clear and convincing evidence)를 제출해야 무효가 되나, 특허청 무효심판에서는 이 가정이 적용되지 않는다. `우세한 증거`(preponderance of evidence) 제출만으로도 특허가 무효화 될 수 있다.
또 대법원은 현재 특허시스템 상, 동일 특허와 선행기술에 대해 `특허청은 무효, 법원은 유효`로 판단할 개연성이 있다는 점도 인정한다.
결국 IPR 무효심판은 특허 무효 가능성이 높아, 권리를 행사하려는 특허권자에게는 무효 소송보다 불리하게 작용하는 셈이다. 이에 소송 방어 전략으로 IPR 신청이 계속 증가할 것으로 예상된다.
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김재연 미국 Novick, Kim & Lee, PLLC 대표변호사 skim@nkllaw.com
