특허 수익화와 거래가 활성화되면 특허권을 분리해 여러 차례 이전하는 경우가 많다. 이런 경우 특허권자가 특허 소송의 원고로서 합당한 권리를 갖고 있는 지가 문제된다. 특허 소송의 원고가 되려면 특허권자나 전용실시권자여야 한다.
전용실시권은 단일 주체에게만 부여하는 독점 라이선스다. 전용실시권을 허여하면 특허권자 조차도 실시를 할 수 없다. 반면에 통상실시권은 여러 주체에게 허여할 수 있는 비독점 라이선스다. 재실시권이란 실시권자가 다시 다른 주체에게 실시권을 허여할 수 있는 경우다.
특허 권리는 기간·지역·용도 등으로 분리해 양도할 수 있다. 지역별로 나눠 전용실시권을 허여하는 경우, 지역의 전용실시권자는 그 지역에서 단독으로 특허소송을 제기 할 수 있다. 용도별로 나눠 전용실시권을 허여하는 경우는 원 보유 특허권자와 공동으로 특허소송을 제기해야 한다. 일반적으로 특허권자는 통상실시권을 여러 회사에 주고 나서 특허를 넘기거나 전용실시권을 주는 경우가 많다. 이 경우 권리 양수자는 이미 설정된 라이선스를 제외한 특허권을 받는다. 이렇게 우선권으로 이미 설정된 라이선스를 일종의 권리 행사의 흠으로 보아 `특허권의 흠결(Encumbrance)`이라고 표현한다.
전용실시권 이전에 특정 대상 통상실시권이 유보돼 있다면, 유보된 권리를 제외한 전용실시권을 받는다. 전용실시권 양도 이전에 재실시권이 설정되어 있다면 남은 부분 전용실시권이 유효할까.
미국에서 WiAV 특허 사례를 보자. 로크웰이 무선통신에서 음성의 부호화 기술에 관한 특허를 보유하고 있었는데 복잡한 과정을 통해 이전됐다. 특허 자체의 소유권은 커넥선트를 거쳐 마인드스피드로 이전됐다. 중간 과정에서 커넥선트는 무선단말기 분야만 떼서 스카이웍스에 전용실시권을 허여했다. 스카이웍스는 퀄컴 계열사에게 라이선스를 줄 수 있는 재실시권을 주었다. WiAV는 스카이웍스로부터 전용실시권을 받아 휴대폰 업체를 상대로 특허소송을 제기했다. 피고는 WiAV가 전용실시권을 받기 이전에 재실시권이 설정돼 제3자에게 미래 라이선스를 부여할 수 있으므로 WiAV는 전용실시권자로 부적격하다고 주장했다.
법원은 재실시권이 우선권으로 설정되어 있다하더라도, 미래에 라이선스를 받을 수 있는 대상이 한정되어 있어서 피고가 그들로부터 라이선스를 제공 받을 능력이 없다면, 전용실시권으로 보기에 문제가 없다고 판시했다. 즉, 배타적 권리 행사의 대상이 남아있으면 전용실시권으로 인정을 함으로써, 특허소송에서 원고적격자의 범위를 확장했다.
이러한 확장은 특허 비즈니스 모델에 지대한 영향을 주게 됐다. 예컨대, 특허를 인수해 회사에 라이선스를 주어 수익을 얻고 계열사에 재실시권을 주어 특허 보호를 한 다음, 특허를 재매각하는 이른바 `캐치앤릴리즈(Catch-and-Release)` 기법이 널리 쓰이게 됐다.
고충곤 인텔렉추얼 디스커버리 부사장(ck.ko@i-discovery.com)
